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[기고] 미국 지식재산권 형성 이후 보호하기

  • 외부전문가 기고
  • 미국
  • 달라스무역관 이성은
  • 2021-11-03

이설 이설법률사무소 대표 변호사

 

 

 

재산 증가에 가장 중요한 세 가지가 재산 취득, 재산 보호, 재산 판매라면 이와 동일한 개념이 지식 재산권에도 적용이 된다. 지식 재산권이 형성되어 취득했다면 이를 보호해 나가는 것이 중요하다. 이 부분이 지식 재산권에서 특히 중요한 이유는 보호를 하지 않은 지식 재산권은 재산권의 가치 하락뿐 아니라 법적으로도 지식 재산권의 권리 자체가 소멸될 수 있기 때문이다.

 

그렇다면 지식 재산권 보호는 어떻게 하는 것일까?

 

(1) 지식 재산권 관리 비용 지불 및 연장 신청

 

특허의 경우 정기적으로 유지비(Maintenance fee)를 지불해야 하고, 트레이드마크(Trademark, 상표)는 등록 이후 6년 차와 10년 차에 트레이드마크를 계속 사용한다는 증거와 더불어 연장 신청을 해야 한다. 저작권의 경우는 새로운 법률 이후 연장이 가능하지 않지만 그전 법률이 적용되는 저작권(1964년에서 1977년 사이에 만들어진 저작권)의 경우 연장이 가능하다.

 

일반적으로 미국 특허청(Patent and Trademark Office)은 연장 신청에 관한 정보를 고지한다. 그러나 본인의 주소가 바뀌거나 대리인(변호사 등)이 대리할 경우 이 정보가 잘못된 주소로 가거나 대리인에게 전달될 수 있다. 그러므로 반드시 최신 연락처 정보를 직접 업데이트하거나 주소나 연락처가 바뀔 경우 대리인에게 알리는 것이 중요하다.

 

(2) 지식 재산권 확장 보호를 위한 추가 등록

 

지식 재산권이 일반적으로 많이  적용되는 기술, 브랜드, 예술 작품들은 점점 진화를 한다. 기술을 보강하여서 추가 기술을 만들거나 브랜드의 모양에 조금 변화가 있거나 또는 출판된 책이 영화나 뮤지컬로 제작이 되는 등 모습이 바뀔 수 있는데, 이런 경우 추가·변경된 내용들을 보호하기 위해 기존 지식 재산권의 확장 보호가 필요하다.

 

특허의 경우, 일부 계속 출원(Continuation in part, CIP) 제도가 있어서 이미 출원을 신청한 기술에 다른 기술이 더해졌다면, 이 추가 부분을 보호하는 특허 신청서를 제출할 수 있다. 또한 이미 특허 출원이 완료되었을 경우에는 추가 부분만 별도로 신청해서 추가로 특허를 받을 수가 있다. 이 경우 특허 출원 완료가 된 후에는 특허 승인 범위가 상이할 수 있기 때문에 반드시 변리사나 특허 변호사에게 특허 출원 승인 이후, 출원 완료 이전에 상담하는 것을 추천한다.

 

트레이드마크의 경우 출원 후 로고나 디자인이 변경되었다면 불행히도 변경 신청을 할 수 없기 때문에 새로 신청하는 것이 적절하다. 그러나 로고나 디자인이 상당한 변화 없이 유사하다면 연장 전에 등록을 함으로써 등록 가능성을 높일 수 있으니 작은 변경이라면 반드시 연장 전에 신청하도록 하자. 또한 로고나 디자인이 변경이 되어서 사용되고 있다면 연장이 불가능하니 이 부분도 유의하도록 하자.

 

(3) 침해가 일어날 경우 신속한 대응 필요

 

만약 지식 재산권이 침해되고 있는 사실을 알게 된다면 신속한 대응이 필요하다. 대응이 필요한 이유는 상법적인 이유와 법적인 이유가 있다. 상법적인 이유로는 트레이드마크나 저작권의 침해가 일어날 경우 제품의 품질이 다른 제품들이 시장에 유통되면서 소비자를 혼동시키고 이로 인해 소비자들의 제품 만족도와 인지도가 진짜 상품과 아닌 상품에 대한 혼동으로 인해 내 브랜드의 가치를 하락시키게 된다는 점이다. 법적인 이유는 지식 재산권에 대해 침해가 있는데도 아무런 대응을 하지 않을 경우, 권리 행사 태만(Latches)이라는 항변을 허용하게 된다. 즉, 침해자가 지식 재산권을 침해를 하였음에도 불구하고 권리자가 권리 행사를 하지 않았기 때문에 더 이상 권리 주장을 할 수 없는 것이다. 실제 사례에서도 권리자가 권리 행사가 실체로 이루어지지 않아 트레이드마크의 공존이 허용되거나 또는 특허의 권리가 상실된 경우가 많다.

 

소송의 진행 여부는 조금 더 전략적으로 다가간다고 하더라도 사용 금지 편지(Cease and Desist Letter) 등을 적절한 시간에 보내는 등의 조치가 필요하다. 아무런 대응을 하지 않는다면 권리 상실이 일어날 수도 있기 때문에 신속하게 대응을 해나가는 것이 매우 중요하다.

 

(4) CBP 등록 및 교육

 

Customs and Border Protection(CBP)는 미국의 관세청 및 국경 관리국이다. 관세청이 하는 역할 중 하나가 국경으로 넘어오는 특허·상표·저작권 침해 물품을 금지시키는 점이라는 것을 아는 사람은 많지 않다. 물론 우리가 흔히 알고 있는 마약, 총기류 등의 불법 물품들을 관리하기도 하지만, 특허·트레이드마크·저작권 침해 상품 단속도 CBP의 주요 임무 중의 하나이다. 지식 재산권 소유자로서 지식 재산권 침해 물품들이 국경을 넘어오고 있다면 CBP를 통한 해당 물품 압수 조치 등으로 지식 재산권을 보호할 수 있다.


그러나 CBP의 보호를 적절하게 받으려면 나의 지식 재산권을 먼저 관세청에 등록 후 침해 물품에 대한 교육을 관세청에 제공하여 실질적으로 지식 재산권 침해물품들의 관리가 CBP를 통하여 이루질 수 있도록 하는 것이 중요하다.

 

 

※ 해당 원고는 외부 전문가가 작성한 정보로 KOTRA 공식의견이 아님을 알려드립니다.

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