장윤영 Kim & Company, Solicitors 변호사

홍콩의 병행수입제도

병행수입

“병행수입”이란 해외 상표권자에 의해 적법하게 생산∙유통된 진정상품을 국내 사업자가 판매를 목적으로 상표권자∙공식 수입업체의 인허가  없이 직접수입(직수입)을 하는 형태이다. 병행수입으로 들어온 진정상품은 대체로 정식 수입품과 동일한 제품이지만, 유통과정의 차이로 인하여 가격이 상대적으로 저렴할 수 있다.  

여기서 유념해야할 점은 홍콩의 경우 상표권을 소유하고 있다는 것이 해당 상표가 부착∙적용된 상품에 대한 독점적인 유통권한을 보유하고 있다는 것을 의미하지 않는다는 것이다. 즉, 진정상품은 여러 업체에 의하여 각기 다른 루트로 홍콩에 병행수입될 수 있다. 일례로, 한국 기업 A는 자신의 상표T를 홍콩 특허청에 등록하고, 홍콩 기업 B를 상표T가 부착된 상품에 대한 홍콩 총판 에이전트로 지정하고 독점수입∙유통권을 부여한다. 여기서 C라는 병행수입업자가 상표가 T가 부착된 동일 상품을 중국본토에서 저렴하게 구입하여 홍콩으로 들여와 판매한다.  병행수입상품이 정규 상품과 품질적 측면에서 차이가 없다는 가정하에 한국 기업 A와 홍콩 기업B가 C의 병행수입행위를 법적으로 저지하는 것은 어려울 수 있다.

국제적 권리소진

홍콩은 상표권에 대한 ‘국제적 권리소진’ (International Exhaustion) 이론을 채택하고 있는 바 홍콩 외 국가/지역 내 정상적인 유통과정에서 원 권리자 또는 그의 허락을 받은 자가 판매한 상품을 구매하여, 그 상품을 타인에게 재판매하는 행위는 상표권의 침해에 해당되지 않는다 (원 권리자의 상표권이 소진된 것으로 간주). 이는 홍콩의 Trade Mark Ordinance (Cap. 559)의 제 20조에서도 아래와 같이 규정된 것을 찾아볼 수 있다.

(1)  Notwithstanding section 18 (infringement of registered trade mark), a registered trade mark is not infringed by the use of the trade mark in relation to goods which have been put on the market anywhere in the world under that trade mark by the owner or with his consent (whether express or implied or conditional or unconditional). [번역: 만일 해당 상표가 부착∙적용된 상품이 해외 시장에서 상표권자에 의해 또는 그의 (명시적, 묵시적, 조건적인 또는 무조건적인) 허락을 받은 자에 의해 이미 판매가 되고 있을 경우, 해당 상표가 침해되었다고 볼 수 없다]

(2) Subsection (1) does not apply where the condition of the goods has been changed or impaired after they have been put on the market, and the use of the registered trade mark in relation to those goods is detrimental to the distinctive character or repute of the trade mark. [번역: 상기 세부조항(권리소진에 관한 조항)은 상품이 시장에서 판매된 후 품질이 변질되었거나 저하되었고, 이러한 상표사용 행위가 상표의 고유적인 명성∙평판 또는 특징에 악영향을 미칠 수 있는 경우 적용되지 않는다.]

 
위 조항을 근거로 보았을 때, 홍콩에서 병행수입이 상표권 침해로 이어지는 상황은 아래와 같이 정리해 볼 수 있다:

(a) 원 권리자의 상표권이 소진되지 않은 경우; 또는

(b) 병행수입업자들이 위조된 상품 (소위 ‘짝퉁’) 또는 품질이 차이나는/저하된 상품을 판매하는 경우 (따라서 소비자에게 오인이나 혼동을 줄 위험성이 있는 경우)

상기 사항에 해당되지 않는다면, 상표권자가 병행수입업자들의 판매사실을 불법행위라고 주장하거나 오로지 홍콩 공식 판매자에 비해 저렴한 가격에 판매되고 있다는 사유로 해당 상품 판매 중지를 요구하는 것은 어렵다. 참고로, 홍콩뿐만 아니라 한국을 포함한 타 국가에서도 진정상품의 병행수입을 허용하는 경향을 볼 수 있는데, 그 이유 중 하나는 소비자의 상품선택기회를 확대하고 시장경쟁을 활성화시키기 위한 것이라고도 볼 수 있다.

조치

비록 제한적일 수 있는 있지만 병행수입업자에 의한 영업 피해에 대비하거나 대처하기 위한 조치는 아래와 같이 생각해 볼 수 있다.

(a) 상품의 유통과정에 대한 통제와 주기적인 단속 진행 (해외시장의 경우, 사설업체 이용가능)

(b) 해외 공식 수입판매자∙에이전트의 상품에 대한 차별화 (예, 상품의 홍보물 및 패키지상에 ‘홍콩 공식 수입상품’ 이라는 문구∙스티커 부착).

만일 병행수입업자가 자신이 공식 수입판매자라고 사칭하거나 타 시장에서 들여온 상품을 ‘홍콩 공식 수입상품’이라 홍보하거나 유사문구를 패키징에 제시∙포함하는 경우 이는 상품의 허위 광고 등에 해당되어 처벌 받을 가능성이 있다. 또한 위조상품은 어떤 경우에도 병행수입이 허용되지 않으며 처벌대상이다.

Case study

지난 2017년 10 월 글로벌 코스메틱 기업 메리케이(Mary Kay Inc.) 는 중국계 e커머스 플랫폼 및 해당 플랫폼의 벤더업체를 상대로 상표권 침해 소송을 제기하여 2021년 5월에 재판이 열렸다. 당시 메리케이는 중국 및 홍콩 내  직접판매원(direct sales representatives)를 통한 상품의 직접 판매(direct selling)형식을 취하고 있었으며, 해당 직접판매원들이 온∙오프라인을 통해 메리케이 상품을 일반소비자에게 판매하는 것을 금지하고 있었다.

본 소송에서 메리케이의 주장은 아래와 같았다:

(a) 메리케이의 직접판매원들은 상품을 일반소비자에게 직접 판매할 수 없는 바 e커머스 플랫폼을 통해 판매되는 상품은 메리케이의 허락 없이 소비자들에게 유통∙판매되고 있으므로 메리케이의 권리가 소진되었다고 볼 수 없음.

(b) 메리케이 상품을 판매하는 벤더들이 해당 상품 패키지상의 상품고유생산번호를 제거하였고, 그로 인하여 상품의 품질이 변질∙훼손되었음.

(c) e 커머스 플랫폼은 해당 벤더들이 상품을 (메리케이의 허락 없이) 판매하는 것을 승인하였고, 벤더들의 판매행위로 이득을 취하였기 때문에 공동불법행위자임.

양측의 주장이 팽팽하게 맞서고 있는 가운데 홍콩법원은 홍콩 판례뿐만 아니라 영국 및 유럽의 현행 기준을 참고하여 e커머스 플랫폼 및 벤더들의 손을 들어 주었다. 홍콩법원의 판결이유는 아래와 같다.

(a) 홍콩의 상표법의 취지는 원 권리자와 그의 도매업자 또는 소매업자들간에 체결한 계약 이행을 돕기 위한 것이 아님. 진정상품이 메리케이에 의해 (또는 그들의 허락하에) 직접판매원들에게 판매되었을 경우, 메리케이의 권리가 소진되었다고 보아야 함.  

(b) 영국 및 홍콩 판례를 토대로 보았을 때 상품 패키지상의 상품고유생산번호를 제거하는 것이 상품의 물질적인 (또는 정신적인) 품질을 저하 또는 훼손시키는 행위라고 볼 수 없으며, 상품의 실질적인 품질은 영향 받지 않음.

(c) e커머스 플랫폼이 단순히 벤더들에게 상품판매를 위한 플랫폼을 제공하는 행위가 상표  침해로 간주할 수는 없음.

상표 등록

그럼에도 불구하고 상표등록이 중요한 이유는 기업의 이미지와 브랜드 보호, 시장에서의 인지도 확대 그리고 만에 하나 발생하는 상표 침해를 대비하기 위한 것이다. 사업자가 자신의 상표를 등록하지 않은 상태애서 누군가가 먼저 상표등록을 마친 상태라면 의도치 않게 타인의 상표권을 침해할 수 있다. 이러한 경우, 고의성이 있었는지 여부를 떠나 자신의 상표가 부착된 상품, 홍보물, 간판 등의 폐기 그리고 기존 상표가 오랜 기간 쌓아온 시장에서의 인지도를 모두 포기해야 하는 상황에 이를 수 있다. 또한 상표권 등록을 하지 않은 상태에서는 경쟁업체가 자신의 상표를 도용하는 것을 제재할 수도 없다. 이런 불미스러운 경우가 발생하는 것을 막기 위해서 사업자에게 상표등록은 매우 중요하다고 볼 수 있다.

Kim & Company, Solicitors는 한인기업 및 개인들에게 홍콩법 관련하여 법률서비스를 제공하고 있으며, 김정용 대표변호사와 장윤영 변호사가 주 홍콩 대한민국 총영사관의 자문변호사로 역임하고 있다. 주로 한국계 금융기관, 기업 및 개인을 상대로 민사, 금융, 상업 등 다양한 업무에 거쳐 의뢰인께 법률서비스를 제공하며, 본 로펌에 대한 보다 자세한 안내는 홈페이지 www.kimlawhk.com에서 확인할 수 있다.

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