James Lee, Consultant, ACI Law Group, PC(james@acilawgroup.com)

현재 우리 소비시장에는 그야말로 각양각색의 다양한 상품이 존재합니다. 특히 코로나19가 전 세계를 덮친 작년, 이례적인 소비 방식 변화로서 이커머스가 폭발적으로 성장했고 이제는 온라인 공간에서도 넘쳐나는 상품들로 소비자 선택의 폭이 매우 광범위해졌습니다. 이처럼 시장 내 선보이는 상품이 무수히 많아질수록, 특정 상품을 타 상품과 구별시키는 '상표'의 의미 역시 더욱더 커지는 듯합니다. 미국 시장에서 매우 중요한 '상표권 등록'과 관련해 많은 분들이 혼란스러워하는 사항을 Q&A 형식으로 간략히 다루어보고자 합니다.

Q1. 상표를 꼭 등록해야 사용할 수 있나요? 상표 출원을 꼭 해야 하나요?

상표권은 원칙적으로 상표의 사용과 동시에 자동으로 발생합니다. 즉, 원론적으로는 상표를 사용한 사람에게 그 권리가 발생한다고 할 수 있습니다. 미국 상표청(USPTO)에 상표를 출원(접수)한다는 것은 '출원인이 자신의 상표를 어떤 제품/서비스에 사용할 의도가 있음 또는 사용하고 있음'을 신고하는 것이며, 상표청의 심사를 통과하는 경우 상표청은 해당 상표를 등록합니다. 상표청에 상표가 등록되는 과정에서 심사관은 몇몇 예외적인 경우를 제외하고는 상표가 미국 내에서 사용되었는지를 검사하기 때문에, 결국 상표 등록이 상표 사용보다 선행되지 않으며 오히려 상표 사용이 상표 등록의 전제조건이 된다고 이해해야 합니다.

그렇다고 상표 출원 전 무턱대고 상표를 먼저 사용하는 것은 위험한데, 이는 상표 사용이 상표권 분쟁의 원인이 되기 때문입니다. 상표권 분쟁은 1) 나의 브랜드가 타인의 브랜드를 침해하거나, 2)타인이 나의 브랜드를 침해하는 경우, 즉 피침해의 상황을 말하며 둘 중 어느 경우라도 큰 경제적 손실로 이어질 수 있으므로 이러한 상황을 미연에 방지하는 것이 중요합니다.

이러한 측면에서 상표를 사용하기 전 상표를 '출원'하는 것이 매우 중요한데, 이는 상표의 '사용'이나 '등록'에 앞서 상표를 '출원'해 보는 것이 상표권 분쟁을 예방하는 효과가 있기 때문입니다. 상표가 출원되면 심사과정에서 출원상표가 상표청에 출원/등록된 상표들과 충돌하지 않는지 확인할 수 있으며, 이후 해당 상표는 공개되어 제3자로부터 이의(opposition)를 받는 절차를 거치므로, 상표권 침해/피침해에 대한 1차적인 확인이 가능합니다.

하지만, 이러한 절차를 거쳐 등록된 상표라도 향후 등록 취소 클레임을 통해 등록이 취소되고 상표권을 인정받지 못하는 경우도 있습니다. 따라서 상표 출원과 등록이 상표권을 보장한다고 생각해서는 안 되며, 상표의 침해/피침해를 예방하기 위한 가장 기본적인 절차로써 그 의미가 있다고 보는 것이 타당합니다.

Q2. 한국과 미국, 상표 등록 조건의 차이가 있나요?

한국의 기업이나 개인이 미국에 상표를 출원할 시 혼동하는 것 중 하나가 바로 상표 사용(Use in Commerce)이라는 개념입니다. 미국의 경우 상표가 등록되기 위해서는 미국 내 상표의 사용을 증명해야 하는데, 이러한 절차가 한국을 비롯한 타국에는 없는 경우가 많아 출원인들이 본 절차에 대해 이해하지 못하는 경우가 있습니다.

상표의 사용이란, 상표가 제품이나 서비스에 적용되어 미국 내 소비자들에게 노출되었음을 뜻합니다. 한국의 경우 상표 출원시 이러한 상표의 사용과 관계없이 출원인이 원하는 제품이나 서비스에 상표를 출원하고 등록할 수 있지만, 미국의 경우 출원 후 해당 제품이나 서비스에 실제로 상표가 사용되었는지를 증명해야 등록이 완료될 수 있습니다. 이러한 절차는 때로는 출원인에게 큰 부담이 될 수 있는데, 상표 등록을 위해서 실제로 미국 시장에 제품을 출시해야 하기 때문입니다. 이러한 부담을 최소화하기 위해서는 다음과 같은 방법의 출원이 가능합니다.

1. 사용의도 근거 출원

우선 상표의 사용 없이 출원을 진행하고, 사용에 대한 증명은 나중에 함으로써 등록을 완료할 수 있는 방법입니다. 특별한 준비 없이 출원이 가능하며, 먼저 상표명에 대한 심사 통과 여부를 확인하고 문제가 없을 시 상표명에 대한 사용허가를 미리 확보할 수 있다는 것이 장점인 출원 방식입니다. 하지만 결국 등록을 위해서는 심사 통과 후 상표의 사용을 증명해야 합니다.

2. 해외출원/등록 근거 출원

한국 상표청에 동일한 상표를 출원한 후 6개월이 지나지 않았거나 이미 상표 등록이 완료된 경우 이용 가능한 방법으로, 한국에서의 등록이 미국에서의 사용증명에 대한 의무를 면제해 주는 혜택이 있는 방식입니다. 한국에 출원된 상표가 등록되지 않는 경우 이러한 효력이 발생하지 않으며, 한국에 출원 또는 등록된 내용의 변경 없이 그대로 미국에 출원해야 한다는 제한이 있습니다.

지금까지 브랜드의 미국 진출에 앞서 상표 출원이 필요한지에 대해 개괄적으로 살펴보며, 상표가 등록되기 위한 조건인 상표 사용에 대해 간략하게 알아보았습니다. 현재 출원을 염두에 두고 계신 경우라면, 출원 후 상표의 사용증명 시점과 방법 및 해외출원/등록 근거 출원 시 이점과 제약 등에 대해 좀 더 상세히 파악해본다면 도움이 될 것입니다.

※ 이 원고는 외부 글로벌 지역전문가가 작성한 정보로 KOTRA의 공식 의견이 아님을 알려드립니다.

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