장윤영 Kim & Company, Solicitors 변호사

시리즈 상표란 무엇인가

‘시리즈 상표’는 모방상표를 방지하고 고유 상표를 보호하기 위한 목적으로 유사한 종류의 상표들에 대해서 개별적인 출원신청 대신 하나의 ‘시리즈’로 일련의 상표들을 한 번에 출원할 수 있도록 하는 것이다. 즉, 여러 가지의 상표를 출원하기 위해서는 개별적인 출원신청이 요구되었던 절차를 효율적으로 간소화한 것이라고 볼 수 있다. 홍콩의 경우, ‘시리즈 상표’를 Trade Mark Ordinance (Cap. 559)의 51조에서 아래와 같이 정의하고 있다.

“series of trade marks means a number of trade marks which resemble each other as to their material particulars and differ only as to a matter of a non-distinctive character not substantially affecting the identity of the trade mark”.

다시 말하자면 ‘시리즈 상표’는 특정 성격을 가져서 하나의 시리즈 또는 세트로 출원된 상표들을 종합적으로 일컫는 것인데, 상술된 조항에서 명시하고 있는 ‘시리즈 상표’의 특성은 (1) 주요 속성(material particulars)이 유사(resemble)해야 하고 (2) 오로지 상표의 아이덴티티에 영향을 미치지 않는 비고유적인 특징(non-distinctive character)에 한해서 차이를 보이고 있다는 것이다.  

어떤 상표를 시리즈 상표로 등록할수 있는가

홍콩에서 ‘시리즈 상표’으로 출원하기 위해서는 아래 요건들이 반드시 충족되어야 한다.

1. - 상표들의 주요 속성이 유사할 것

2. - 상표에 식별력을 부여하는 특정 모양, 형상, 색상 등의 부분에서 차이점을 두고 있지 않을 것

3. - 상표의 아이덴티티에 영향을 미치지 않는 비고유적인 특징에 한해서 차이를 보일 것

    

   위 요건들은 상품의 일반 소비자의 관점에서 평가되며, 단순히 모양 및 형상과 같은 상표의 외관뿐만 아니라 해당 상표들이 어떻게 발음되는지, 어떠한 의미를 내포하고 있는지, 그리고 전체적으로 어떠한 인상을 주는지 등을 고려하게 된다는 점을 유의해야 할 것이다. ‘시리즈 상표’ 출원 신청 시 여러 가지의 요소들이 종합적으로 고려된다는 점에서 신청인/기업 입장에서 출원 가능성을 판단하는 것이 쉽지 않기 때문에 사전에 이와 관련된 전문가의 의견을 징구하는 것이 필요하다.

    

   그 외, 시리즈 상표 출원 신청 시 참고해야 할 사항은 아래와 같다.

1. 시리즈 상표는 최대 4개의 상표들로 구성될 수 있다(per application).

2. 최종 출원 전까지는 시리즈 상표를 분할(divide)하는 것이 가능하다. 추가 비용이 발생할 수 있다.

3. 시리즈 상표 출원신청 과정 중 또는 출원이 되었더라도 새로운 출원신청서를 제출할 필요 없이 시리즈 상표 중 특정상표(들)을 삭제하는 것이 가능하다.

    

   시리즈 상표의 예시

   
   

4. 홍콩 지식재산서(Intellectual Property Department)에서 제공하고 있는 시리즈 상표 출원 가능 예시는 아래와 같다.

    

• 텍스트의 글씨체나 글씨체의 스타일만 다른 상표

  KOTRA 및 KOTRA

   

• 텍스트에 밑줄이나 경계선 적용여부만 다른 상표

  KOTRA 및 KOTRA

  KOTRA 및 KOTRA

   

• 텍스트의 대소문자만 다른 상표(외관이나 발음이 크게 다르지 않은 경우)

  KOTRA 및 Kotra

   

• 텍스트의 구두점만 다른 상표

  KOTRA 및 K.O.T.R.A

   

• 텍스트/모양의 색상이 비고유적인 특징인 상표

  KOTRA 및 KOTRA

   

  관련 case study

  
  

• 신청인/기업인들은 종종 흑백 상표와 컬러 상표를 시리즈 상표로 구성하여 출원하는 것을 볼 수 있다. 홍콩 판례인 TWG Tea Co Pte Ltd and another v Tsit Wing (Hong Kong) Co Ltd and others 에서 홍콩 종심 법원(Court of Final Appeal)은 색상만 상이한 상표들이 시리즈 상표로 등록되었을 경우, 이는 유관 조례에서 명시하고 있는 바와 같이 해당 상표들의 색상은 비고유적인 특성에 해당하며 상표의 아이덴티티의 영향을 미치지 않는다는 것을 의미한다는 점을 재차 확인하였다. 즉, 추후 해당 상표에 대한 침해가 발생하였다고 판단하여 해당 상표권자가 상표의 식별력, 독창성 및 고유성에 대하여 증명해야 할 때 침해된 상표에 사용된 색상이 해당 상표의 구별성을 나타내는 주요 특성 중에 하나라는 점을 주장하는 것이 어려울 수 있다. 따라서 상표의 색상이 독특하고 타 상표와 구별되는 주요 요소 중에 하나라면 해당 상표들은 시리즈가 아닌 개별적으로 등록하는 것이 적절하겠다.

   

   

  Kim & Company, Solicitors는 한인기업 및 개인들에게 홍콩법 관련하여 법률서비스를 제공하고 있으며, 김정용 대표변호사와 장윤영 변호사가 주홍콩 대한민국 총영사관의 자문변호사로 역임하고 있다. 주로 한국계 금융기관, 기업 및 개인을 상대로 민사, 금융, 상업 등 다양한 업무에 거쳐 의뢰인께 법률서비스를 제공하며, 본 로펌에 대한 보다 자세한 안내는 홈페이지 www.kimlawhk.com에서 확인할 수 있다.

   

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