KOTRA 상하이 IP-DESK 자문변호사 손해림

한국기업과 밀접한 관련이 있는 중국 지식재산권 유형에는 상표권, 특허권, 저작권 등이 있다. 현재 한국기업의 중국 내 지재권 보호 필요성에 대한 인식은 향상되고 있지만, 여전히 많은 기업이 중국 내 악의적인 상표출원, 모조품 대량 생산판매 행위로 인해 브랜드가 마땅히 누려야 할 권리를 누리지 못하는 경우가 있다. 한국기업이 중국에서 마주치는 애로사항에 근거하여 현지 변호사의 입장에서 권리 별 출원의 적절한 시기와 장단점, 제품 포장 디자인 관련 지재권 보호 방안에 대해 구체적으로 안내하려 한다.

■ 권리별 적절한 지식재산권 출원 시기

1. 기업의 중국 상표권 출원 시기

현행 중국의 <상표법>은 ‘자연인, 법인 또는 기타 조직의 상품과 타인의 상품을 구별할 수 있는 모든 표식은 문자, 도형, 영문 알파벳, 숫자, 3D 로고, 색상 조합, 소리 등을 포함하며 상술한 요소의 조합은 모두 상표로 신청할 수 있다.’고 규정하고 있다. 많은 기업이 "한국에서 출원하지 않은 상표를 중국에서 먼저 출원할 수 있는지"와 같은 문의를 보내오곤 하는데, 강조할 점은 상표는 지역성이 뚜렷하여 한국에서 출원한 적이 있었던 상표나 출원하지 않았던 상표 모두 중국에서 상표 출원이 가능하다. 

중국에서는 상표등록 출원인이 아래 두 가지 상황에서 우선권 주장으로 상표출원을 할 수 있다. 첫째로 상표등록 출원인은 한국을 포함한 중국 외 다른 나라에서 그 상표를 처음으로 출원한 날로부터 6개월 이내에, 중국에서 동일 상품에 대하여 동일 상표로 상표등록 신청을 제출하는 경우, 해당 외국과 중국이 체결한 협의 또는 공동으로 참가한 국제조약 또는 상호 우선권 인정 원칙에 따라 우선권을 향유할 수 있다. 두번째로 중국 정부가 주최하거나 승인한 국제 전시회에서 전시된 상품에 상표가 처음으로 사용된 경우, 해당 상품 전시일로부터 6개월 이내에 해당 상표출원에 대한 우선권을 향유할 수 있다.

상표출원의 적절한 시기에 관하여  현행 중국의 <상표법> 규정은 ‘2개 또는 2개 이상의 상표등록 신청인이 같은 종류의 상품 또는 유사한 상품에 동일 또는 유사한 상표로 신청하는 경우, 먼저 신청한 상표를 초보적으로 심사하여 공고하며, 같은 날 신청한 경우 먼저 사용한 상표를 초보적으로 심사하여 공고하고, 나머지는 기각하며 공고하지 않는다’고 규정하고 있다. 출원이 늦어질수록 등록 가능한 간단한 알파벳 조합의 유형이 줄어들기 때문에, 이에 따른 등록 성공률은 더욱 낮아진다. 예를 들어 S, SD, SDF,SDFK 등과 같은  뚜렷한 의미가 없는 영문 알파벳을 조합했을  경우, 먼저 출원된 상표들이 대량으로 존재하면, 이후 신청하는 상표의 출원 성공율은 비교적 높아진다. 그러므로 중국의 등록 선행 원칙에 따라 하루빨리 상표를 출원하면 더 일찍 상표전용권 보호를 받을 수 있고, 상표 등록이 기각될 확률을 줄일 수 있다. 구체적으로 상품 프로젝트 계획 단계 및 초보적인 아이디어 구상단계 부터 시작하여, 늦어도 시장에 투입하기 전까지 상표의 출원 업무를 준비해야 하는 것이 필요하다. 상표 출원일부터 등록까지는 약 1년 정도의 시간이 소요되며, 출원 후 기각될 위험이 있다는 점을 고려할 때, 하나 이상 2~3개의 예비 상표를 동시에 출원신청하여 상표 기각 위험에 대비하는 것이 바람직하다.
기업의 상표관리에 있서 ‘상표가 마케팅보다 앞선다’는 것을 주의해야 한다. 제품이 실제로 시장에 진입할 때까지 기다리지 말고 앞서서 상표 출원을 진행해야 할 필요가 있다. 제품 마케팅을 먼저 진행하고, 소비자와 시장의 좋은 피드백을 받은 후에 상표 신청을 검토한다면, 중국에서는 이미 대량의 기업들이 브랜드를 노리고 상표를 선(先)등록할 가능성이 크다. 이런 상황에서 기업이 다시 자기 브랜드의 상표 권리를 회복하기는 상당히 어려워지며, 시간과 비용을 투입하더라도 상표를 회복하지 못할 가능성이 크다. 

2. 중국 저작권 출원 시기

중국의 현행 <저작권법> 규정에 따르면, 문학, 예술 및 과학 분야에서 독창성이 있고 일정한 형식으로 표현할 수 있는 지적 성과 (문자작품, 구술(口述)작품, 음악, 연극, 곡예, 무용, 서커스 예술 작품, 미술, 건축 작품; 사진 작품 시청각 작품, 공정설계도, 제품설계도, 지도, 도식도 등 도형 작품과 모델 작품, 컴퓨터 소프트웨어, 작품의 특징에 부합하는 기타 지적 성과)는 모두 '작품'이라고 칭한다.

저작권은 창작이 완성된 날로부터 바로 저작자가 소유하게 되지만, 저작권센터에 저작권 등기를 신청하는 것이 향후 권리 확정과 권리침해에 대한 권익 보호에 유리하다. 그러므로 창작 완료 후 즉시 저작권 등기를 진행하고, 관련 작품 설계 원본, 원고, 규범 및 합법 출판물을 보존할 것을 건의하는 바이다. 문서에는 창작 일시, 창작 장소, 발표 날짜, 발표 방식, 장소 등을 명확히 기재할 것을 권장한다.  

일단 저작권 분쟁 문제가 발생하면 저작권등기증서는 하나의 유효한 증명과 증거가 된다. 중국과 한국은 같은 ‘문학 및 예술 저작물의 보호를 위한 베른 협약’의 회원국으로서 합법적으로 등록한 저작권은 상호 인정하고 있기는 하지만, 대(對) 중국 수출기업의 경우 문제 발생 후 중국에서 권리를 보호하기 위해 중국에서 저작권 등기 신청서를 제출하는 것이 좋다.

3. 외관 디자인(外观) 출원 사례로 보는 기업의 중국 특허권 출원 시기

중국 현행 <특허법>의 규정에 의하면, 디자인특허란 '제품의 형태, 도안 또는 그 결합 및 색채와 형태, 도안의 결합으로 만들어진 미감이 풍부하고 공업 응용에 적합한 새로운 설계'를 의미한다. 특허권을 수여 받은 외관 디자인은 기존에 있는 디자인에 속하지 않아야 한다. 즉 신청일 이전에 해당 디자인이 국내외 대중에게 알려지지 않아야 한다. 특허를 신청하고자 하는 제품을 먼저 시장에 투입 혹은 공개 (출판물의 공개, 사용 및 기타공개)한 후에 특허를 신청하는 것은 지양해야 한다. 이런 경우 특허를 신청하여 증서를 받더라도 그 특허가 다음에 무효가 될 가능성이 매우 높으며, 효과적인 권익 보호를 받기 어렵게 된다.

또한 현행 중국 <특허법> 규정에 따르면, (1)중국 정부가 주최하거나 승인하는 국제 전시회에서 처음으로 전시하고 (2)규정된 학술회의 또는 기술 회의에서 처음으로 발표한 특허일 경우  6개월 내에는 신규성을 상실하지 않는다(하지만 요구사항이 많음). 이에 권리를 더 잘 보호하기 위해 디자인 완성 초기에 외관 디자인 특허 출원도 고려하는 것이 좋다. 초보적인 외관(디자인) 설계 시기에 주요한 구조와 기능은 기본적으로 확정되며, 이후의 변형은 단지 개량과 보완하는 것일 뿐이기 때문이다. 하지만 디자인 개량, 개선 정도가 크면 신규 특허를 다시 출원해야 한다. 물론 제품 설계방안이 성숙하지 못하다면 제품의 설계방안이 정형화될 때까지 기다린 후 특허출원을 하는 것이 좋지만, 적어도 시장에 실제 투입하기 전에는 출원을 먼저 해야 하는 것이 좋다. 일반적으로 제품 디자인이 완성된 후, 출시 전이나 제품 발표 전에 디자인 특허를 신청하는 경우가 많고, 실제로 제품을 한국 시장에 출시한 후, 중국에서 특허를 낼 수 있는지를 문의하는 기업이 종종 있는데, 이 때는 이미 늦다고 판단된다. 
주의할 점은 만약 제3자에 디자인 설계를 위임할 경우 특허권이 권리자에게 귀속됨을 약정하고 비밀유지 의무도 함께 약정해야 하며, 제품을 제3자에게 넘겨 샘플 생산 또는 위탁 가공할 경우, 상응하는 비밀유지 협의서 또는 관련 계약에 비밀유지 조항을 명확히 추가할 필요가 있다. 또한 출원인이 외국에서 처음 외관 디자인 관련 특허출원을 제출한 날로부터 6개월 내에 중국에서 동일한 주제로 특허출원을 제출한 경우, 해당 국가와 중국이 체결한 협의 또는 공동으로 참가한 국제조약 또는 상호 우선권 인정 원칙에 따라 우선권을 향유할 수 있으며, 유효한 특허로 인정할 수 있다. 따라서 신청인은 우선권 가능 시간을 잘 파악하여 적시에 우선권을 주장해야 한다.

■ 지식재산권 권리방식별의 장단점

상표전용권, 저작권, 특허권 보호는 각각 장단점이 있으며, 기업은 보호 수요에 따라 필요한 방식을 선택할 수 있다.

1. 상표전용권 보호 방식의 장단점

 - 장점
  (1) 중국 상표권의 유효기간은 10년이지만, 기간이 만료되면 갱신 신청할 수 있으며, 갱신 횟수는 제한없다.
  (2) 상표권은 등록을 받은 후 권리가 인정되며, 악의적으로 상표를 선(先)출원한 것이 아닌 경우에는, 등록이 성공된 후에 다시 무효가 될 가능성이 낮다.
  (3) 중국은 상표 전용권에 대한 보호 강도가 강하며, 권리 침해 여부에 대해 비교적 광범위하게 인정한다.

 - 단점
  (1) 상표권은 지역성이 있고 등록국가에서만 유효하다. 중국 대륙과 홍콩, 마카오 등 지역은 각기 다른 등록 시스템이 있다.
  (2) 중국에서 등록신청을 하지 않은 상표의 경우, 사용은 가능하지만, 중국 상표법의 보호를 받지 못한다. 단, 다년간 사용하고 일정한 지명도를 가진 상표는 제외한다.
  (3) 상표등록에 소요되는 기간은 비교적 긴 편으로, 순조로울 경우 약 1년 정도 소요되며, 기각이나 이의제기 등의 절차를 거치는 경우에는 2년 이상 소요될 수도 있다.

2. 저작권 보호 방식의 장단점

 - 장점
  (1) 창작이 완성된 날로부터 해당 작품의 저작권은 자동으로 발생한다.
  (2)‘문학적·예술적 저작물의 보호를 위한 베른협약’의 회원국들 사이에서는 저작물을 서로 보호된다.
  (3) 저작권의 신청 기간은 약 1~2개월 정도로 짧다. 
  (4) 저작권의 보호 기간은 비교적 길다. (저작자가 개인인 경우 보호 기간은 저작자의 생존 및 사망 후 50년까지 이며, 사망 후 50년이 되는 해의 12월 31일에 종료한다. 저작자는 법인과 기타 조직인 경우, 보호 기간은 50년이며, 저작물이 처음 발표된 후 50년이 되는 해의 12월 31일에 종료한다. 단, 저작물이 창작 완료 후 50년 이내에 발표되지 아니한 경우에는 저작권법이 더 이상 보호하지 아니한다.)
  (5) 연차 관납료를 납부하여 유효성을 유지할 필요가 없다.
  (6) 실질적 유사성 + 접촉 가능성(공개적인 사용), 즉 권리침해가 될 수 있다.

 - 단점
  (1) 유효기간이 비교적 길지만, 연장할 수 없다.
  (2) 기타 설계 원본 근거 없이 저작권 증서만으로는 권리를 보호하기 어렵다.

3. 특허출원의 장단점(외관디자인 특허)

 - 장점
  (1) 중국 외관디자인특허는 실질심사를 거치지 않으며, 수권증서  획득이 쉽다.
  (2) 유사성이 매우 높은 표절에 대해서는 보호 정도가 강한 편이다.
  (3) 일단 침해가 인정되면 배상액이 상대적으로 높다.
 - 단점
  (1) 중국의 외관디자인 특허 출원 소요 기간은  약 6~8개월로 비교적 길다.
  (2) 특허권자는 특허의 유효성을 유지하기 위해 매년 연차 관납료를 납부해야 한다.
  (3) 중국 외관디자인의 보호 기간은 신청일로부터 15년이며 (2021.6.1일부터 시행하는 특허법 기준), 만료되면 특허권은 종료되며 갱신할 수 없다.
  (4) 특허권은 지역성이 있으며 취득국가에서만 유효하다.
  (5) 중국 외관디자인 특허는 실질심사를 거치지 않아, 수권을 받은 후에도 여전히 무효의 위험이 존재하며, 권리가 불안정하다.
  (6) 중국에서 권익 보호 진행시 특허 평가보고서가 필요하다.
 
■ 제품 포장의 지식재산권 보호

좋은 포장 디자인은 미적 감각이 풍부하고 그만의 특징을 가지고 있다. 이러한 디자인은 상표와 마찬가지로, 대중이 상품 출처를 식별하할 수 있게 하고, 생산자와 설계자의 창작 아이디어가 녹아있다. 또 기업의 브랜드 가치를 높여 더 많은 소비자가 상품에 대한 비용을 지불하도록 만드는 가치를 가진다. 따라서 제품의 포장 또한 타인이 모방하면 기업 브랜드 가치에 손실을 초래할 수 있으며, 따라서 제품 자체에 부착된 포장, 혹은 제품의 표면 포장의 경우 제품이 시장에 출시되고 홍보될 경우 타인에 의해 모방될 위험이 있으므로 기업은 이 또한 지식재산권 보호 조치가 필요함을 인지하고 있어야 한다.

 1. 상표출원으로 제품 포장 보호

제품 포장에 널리 사용되는 전형적이고 대표성을 가진 도안, 문자 또는 도안, 그리고 문자의 조합을 상표출원으로 고려해 볼 수 있다. 비록 제품 포장의 일부분 뿐인 경우라도, 소비자가 상품 출처를 식별하고 구매 여부를 결정할 때 중요한 역할을 한다. 일단 등록에 성공했다면 타인이 악의적으로 모방하려는 경우, 필연적으로 이러한 요소들을 중점적으로 피해야 하므로, 포장보호에 비교적 좋은 작용으로 자리한다. 그러므로 상표 출원 시점에 맞추어 상품 프로젝트를 가동하는 동시에 주요 도안과 문자 또는 도안 조합을 선택해서 상표로 등록 출원하고 2~3개의 비안 상표를 준비하여, 등록 기각시 수시로 대안으로 교체할 수 있도록 대비하는 것을 추천한다. 대량으로 시장에 판매하거나 시장 진입후 홍보마케팅을 진행한 후에 상표출원을 하게 되면 이미 타인이 선점 등록해버렸을 위험이 있다. 특히 국경간 전자상거래 활성화로 해외제품을 손쉽게 직접 구입이 가능한 오늘날에는 되도록 빠른 시일 내에 상표출원을 우선 신청해두는 것이 좋다.

 2. 외관디자인 출원으로 제품 포장 보호

외관디자인이란, 제품의 전체 또는 부분의 형태, 도안 또는 그 결합 및 색채와 형태, 도안의 결합으로 완성된 미감이 풍부하고 공업적 응용에 적합한 새로운 설계를 의미한다. 제품 중 주력 모델의 상품 포장 디자인은 시장에 진입한 후 모방, 표절되는 것을 피하고자 디자인이 완성된 초기에 우선 특허를 출원해 놓고 수권을 받은 후에, 시장에 출시 및 보급하는 것을 추천한다. 조건이 맞다면, 포장 병, 포장 상자, 포장 봉투 등 외관 차이가 비교적 큰 포장 또한 타인이 모방 할 수 없게 함께 신청하는 것이 좋다. 하지만 외관 디자인 특허침해 보호 심판은 모방 일치 여부에 대한 요구가 높기 때문에, 타인이 의도적으로 부분적인 수정을 한 경우, 침해로 간주하지 않을 확률이 높으며, 제품 보호에 대한 강도는 제한적이다. 이에 수시로, 단기간에 교체되는 제품은 외관 디자인 특허로 보호하기에는 적합하지 않으며, 상표, 저작권의 힘을 빌려 보호 시스템을 구축해두는 것이 바람직하다.

 3. 포장 보호 - 저작권 출원의 시각

만약 포장의 도안, 문자, 색채 또는 그 조합이 일정한 독창성을 가지고 있다면, 중국 <저작권법>의 범위에서 미술 작품으로 판단될 수 있으며 저작권법의 보호를 받을 수 있다. 제품의 포장 디자인은 일반적으로 미술 작품, 기타 작품 또는 제품 설계도 등 도형 작품 방식으로 보호를 신청한다. 비교하자면 미술 작품은 보호하고자 하는 작품 내용을 더 직관적으로 나타낼 수 있고, 제품 설계 도면보다 더 높은 수준의 보호를 받을 수 있다. 그리고 ‘기타 작품 방식’은 제품 포장을 전개하여 제품 포장 전개도로 직접 제출하여 저작권을 신청하는 것을 의미한다.

 4. 부당경쟁 방지법으로 보는 포장 침해에 대한 보호 구제

중국의 <부당경쟁 방지법>에 의하면 타인의 유명 상품의 특유한 포장, 장식을 임의로 사용하여 다른 제품을 유명 상품과 혼동하게 하여 소비자들이 다른 제품을 유명상품으로 오인하게 하는 것은 부당경쟁에 해당한다고 규정하고 있다. 이른바 ‘장식’은 실제로 ‘포장’ 에 실린 문자, 도안, 색채 및 그 조합으로 구성된 미적 감각이 풍부한 구체적인 내용이며, ‘포장’ 자체와 밀접한 관계가 있다.‘장식’을 표절하는 경우 필연적으로 이러한 구체적인 요소의 모방과 표절을 피할 수 없고, 반대로 ‘포장’, ‘장식’을 보호하는 것 또한 중요한 역할로 작용한다. 상품의 포장과 장식은 시장의 수요와 상황에 따라 수시로 조정할 수 있으며, 식별성 요구도 별도로 없기 때문에, 단지 특정한 스타일을 형성하기만 하면 된다. 하지만 중국의 <부당경쟁 방지법> 의해 브랜드 권리를 보호하고자 한다면, 반드시 일정 수준의 증거자료를 제출하여 이 상품이 '유명상품'이라는 것을 증명해야 한다.

■ 기업의 제품 포장 보호로 살펴보는 지식재산권  보호

위에서는 지식재산권의 출원 시점과 보호유형에 따른 각각의 장단점을 비교 분석하였다. 여기에 제품 포장의 특징과 결합해보면 필자는 저작권 전체 보호를 위주로, 외관 디자인 특허권 또는 상표권 보호를 보조로 하여 비교적 완전한 지식재산권 보호 시스템을 형성하는 것이 제품 포장 보호의 가장 효과적인 보호 방식이라는 의견을 제시하고자 한다. 이와 동시에 기업은 브랜드의 '유명(有名) 정도'를 증명하기 위한 각종 증빙 자료를 온전히 보존하여 상품 포장의 지식재산권을 보호하고, 향후 혹시 발생할지 모르는 피해에 대비하는 것이 좋다.

제품 개발 초기에 2~3개의 상표를 선택 후 최소 상표심사합격통지를 받은 상표를 포장 디자인 요소에 넣어둔다. 포장 디자인이 완성되면 전체 포장을 전개하여 '기타 작품' 방식으로 저작권 신청을 진행하며, 제품 포장 중 미감이 풍부하고 중요한 도형 부분을 미술 작품 방식으로 저작권 출원하는 것이 바람직하다. 또 주요한 상품 포장에 대해서는 외관 특허 등록을 진행하여 다방면에서 지식재산권 보호를 위한 조치를 해두는 것이 좋다. 기업 경영 상황, 발전 단계 또는 상품 전략 수요에 따라 상표, 저작권, 특허 출원 수량을 보완하고 완비할 필요가 있다.

일상적인 (특히 중국 지역 내) 제품 판매, 광고 홍보, 수상, 전시 등 자료의 수집, 정리 및 보관에도 유의해야 한다. 나의 브랜드 제품이 유명하다는 것을 증명하려면, 혹은 상품에 부착된 상표가 일정 정도의 대중 인지도를 가지고 있다는 것을 증명하고자 할때, 위의 자료는 아주 중요한 증빙자료로 역할할 수 있다. 이처럼 타인이 자사 제품 포장을 모방했을 때 중국 <상표법>, <저작권법>, <특허법> 및 <부당경쟁방지법> 등 다양한 방식을 통해 자신의 권리를 충분히 보호할 수 있다.

■ 시사점

상표 출원, 저작권 출원, 외관 특허 출원은 모두 신청 시기가 빠를 수록 좋으며, 특히 상표권은 보호 강도가 비교적 강하고, 저작권은 보호 범위가 상대적으로 넓으며, 외관 디자인특허권은 보호 요구조건이 비교적 높다. 각기  장단점이 있으므로 기업은 브랜드, 제품의 속성에 근거하여 각종 브랜드 가치 보호 방식의 장,단점을 검토하여 지식재산권 보호를 위한 준비를 해야한다. 우리 기업은 중국 시장을 개척하는 과정에서 지식재산권 보호의 중요성과 필요성을 정확히 인식하고, 필요한 요건을 사전에 준비해야 하고, 지식재산권 침해가 발생했을 때를 대비한 전략을 마련하여 중국 시장 진출을 준비해야 한다. 

※ 해당 원고는 외부 전문가가 작성한 정보로 KOTRA 공식 의견이 아님을 알려드립니다.