한국변리사 황일석 파트너 AIPT Group/AIPT Intl. Patent Office(宏景國際集團／宏景國際專利事務所)

지난 글에 이어서 이번 하편에서는, 기 출원된 발명들에 대한 심사절차를 촉진시킬 수 있는 방법으로 ‘Fast Track system(우선심사)’ 및 ‘Collective Interview Program(일괄 면담제도)’에 대해 알아보고자 한다.

Fast Track system(우선심사)

이렇게 대만에 출원을 성공적으로 하여 두었다면 심사결과를 보다 적극적으로 조기에 받아 볼 이익이 있다. 이와 관련하여 약간의 배경설명을 하자면 다음과 같다. 즉, 위에서도 언급한 바와 같이 현재 많은 한국 출원기업들은 PCT를 통한 국제출원을 활용하고 있다. 그런데 이 국제출원은 가만히 두면 자동적으로 조약 가입국 내의 정규출원으로 변경되는 것이 아니고, 권리보호가 필요한 국가의 특허청을 상대로 개별적으로 국내단계 진입절차라는 것을 개시하여야 한다. 여기서 이 개시를 해야 하는 기간을 우선일(제1국에서의 최초 출원일)로부터 30개월(가입국마다 다소 차이는 있다)로 정하여 유예를 주기 때문에 그 동안 출원기업은 자기 발명의 특허성 및 사업가능성 판단에 대한 시간을 벌 수 있게 되는 것이다. 그런데 대만은 본 협약의 가입국이 아니지만 중국은 가입국의 일원이므로 PCT 국제출원 루트를 통해 중국에 진입하는 것은 당연히 가능하다.

심사주의를 채택하고 있는 대다수의 국가에서 그렇지만, 특허의 심사라는 것은 출원된 발명이 종래에 공개된 관련 기술에 비추어 그 진보성이 유의미할 정도로 있는지에 대해 판단하는 것이다. 그렇게 하기 위해서 심사관은 그러한 판단에 필요한 세계 각국의 문헌들을 검색하게 되는데, 중국어를 모국어로 하고 있는 대만 심사관의 경우에는 당연히 중국대륙에 출원된 자료를 여느 외국 국가의 심사관들 보다도 비교적 용이하게 검색할 수 있다고 할 것이다. 특히 최근 십 수년 간 중국의 출원 양은 세계 지식재산권 시장을 견인할 정도만큼의 볼륨으로 증가하였기에 심사의 관점에서 해당 중국 선행문헌을 검토하는 것은 시간이 갈수록 중요해지고 있다고 할 수 있을 것이다.

따라서 대만에서의 심사는, 중국에 출원된 발명에 대한 향후 중국 심사관의 심사결과를 어느 정도 예측하는 과정이 될 수 있으며, 미리 관련 선행문헌에 대한 항변내용을 준비하는 시간이 될 수도 있다.

이는 시간적으로 대만 출원은 12개월의 우선권 기간 내에 먼저 진행되고 중국의 경우에는 30개월 뒤 국내단계진입절차가 개시(PCT 국제출원을 하였다는 가정 하에)되는 데에 따른 시간 차이에서 확보될 수 있는 이점이며, 아울러 이미 대만에서는 번역작업이 완료된 것이기 때문에 추후 중국 국내단계진입용 명세서 준비 시 대만의 명세서를 기초로 작업하면 훨씬 수월해 지는 데에 또 다른 이점을 찾아볼 수 있다.

그러므로 대만에서 빨리 심사를 받을 수 있는 방법을 알고 있으면 유익한데, 대표적으로는 AEP 및 PPH라는 제도가 있다.

AEP는 Accelerated Examination Program의 약자로 다음과 같은 일정한 요건을 만족하는 대만 출원에 대해 조속히 심사를 진행해 주는 제도이다: 1) 대응되는 대만 이외 국가에서의 특허가 실체심사를 통과하여 등록결정된 경우, 2) 유럽특허청, 일본특허청 또는 미국특허청에서 대응되는 해당 출원에 대해 의견제출통지가 발부된 경우, 3) 상업적인 이용에 해당 출원발명이 필수불가결한 경우, 4) 녹색에너지 기술과 관련이 있는 경우 등이다. 통상 한국의 기업들이 용이하게 활용할 수 있는 요건은 상기 1) 및 2) 정도가 될 것이다. 예를 들어 한국에 먼저 출원한 특허가 등록결정을 받았다든지, 또는 미국/일본 등에 출원해 두었던 동일 발명에 관한 사건에 대해 심사결과가 나왔다든지 하는 경우 AEP신청이 가능하다. 2017년 대만 특허청 통계에 따르면 상기 1)의 요건에 해당하는 출원은 AEP신청 후 평균 50.1일만에, 그리고 상기 2)의 요건에 해당하는 출원은 AEP신청 후 평균 15.7일 만에 첫번째 심사결과를 수령한 것으로 조사되었다.

PPH(이른바 특허심사 하이웨이)는 Patent Prosecution Highway의 약자로, 출원인이 동일한 발명을 2개국 이상의 특허청에 출원하여 어느 한 국가에서 등록결정서 또는 특허 가능 통지서를 받은 경우, 이러한 사실을 증명하는 서류를 다른 국가에 제출하여 우선심사를 신청하는 제도이다. 대만은 현재 미국, 일본, 한국 등 6개국과 본 프로그램을 시행 중에 있다. 예를 들어 한국에 출원된 특허발명에 대해 우선권 주장제도를 이용하여 대만에 출원을 하였고 한국 특허청이 등록을 허여한다는 결정을 먼저 한 경우, 해당 결정으로 등록이 허여된 것과 동일한 대만 특허출원 상의 발명에 대해서는 보다 빠른 심사를 받을 수 있는 것이다. 2019년 대만 특허청 통계에 따르면, PPH를 신청한 출원은 평균 47.4일만에 첫번째 심사결과를 수령한 것으로 조사되었다.

상기와 같은 두 가지 제도의 주요 취지는, 주요국 특허청과의 심사협력을 강화하여 상대국 특허청이 이미 심사한 결과를 참고할 수 있도록 하여 심사관의 심사부담을 경감시키고 동시에 심사품질을 제고하도록 하는 것에 있다. 즉, 기본적으로 각국 특허청은 심사를 독자적으로 진행하긴 하지만 심사결과를 상호 교환하여 심사철차의 효율성을 촉진시키고자 하는데 그 목적이 있다고 하겠다.

일견 유사해 보이지만 AEP와 PPH의 차이점이 있다면, 1) 우선권 주장관계가 아니더라도 대응되는 특허이기만 하면 AEP 신청이 가능하며, 2) 심사의 어느 단계에서도 신청이 가능하다는 측면에서 AEP가 조금 더 자유롭다는 사항 등이 있겠다. 실제 신청을 하는 단계에서는 대만 현지의 변리사 등 대리인에게 어느 제도가 특정 사안에 더 적합할지 구체적인 자문을 받아볼 것을 권유한다.

Collective Interview Program(일괄 면담제도)

앞서 설명한 바와 같이, 일단 특허출원이 이루어지면 심사관은 종래에 공개된 관련기술에 비추어 해당 발명이 어느 정도 진보된 것인지를 판단하는 검토를 하게 된다. 검토 결과, 출원된 발명이 이전에 없는 것이었고 또는 기존의 기술에 비하여 그 진보의 정도가 크다면 등록을 허여하는 결정을 하게 된다. 그러나, 그렇지 않은 경우에는 ‘의견제출통지서’라는 것을 통하여 해당 발명이 종래의 어떤 기술에 비추어 특허성이 없는지 심사관은 관련 문헌을 제시하고 그 것과의 유사성에 대한 의견을 출원인에게 통보하게 된다.

의견제출통지서를 받으면 출원인은 지정된 기간 내에 심사관의 의견에 반박하는 답변서를 낼 수 있는데, 이러한 공방을 원활하게 하기 위한 제도로 심사관 면담제도를 두고 있다. 즉, 서면으로만 심사관과 특허성에 대한 의견을 교환하는 경우에는 아무래도 문자로 표현할 수 있는 내용 상의 한계가 있으므로, 직접 심사관을 찾아가 face to face로 의견을 교환할 수 있게 하는 절차이다. 소송의 예를 들자면, 법정에서 변호사와 판사가 사건의 내용을 정확히 파악하기 위한 절차로 행하고 있는 구술변론과 유사하다고 할 수 있다. 실제로 많은 경우, 심사관에게 말로써 본인 발명의 기술특징에 대해 설명하는 경우에 등록율이 높은 경향을 보인다. 이는, 면담을 하는 과정에서 즉각적으로 심사관과 특허 허여범위에 대한 공통의 합의점을 도출할 수 있는 것에 기인하다고 할 수 있다.

여기서 한 걸음 더 나아가, 대만 특허청은 일괄 면담제도라는 것을 통하여 공통의 기술적 주제를 포함하고 있는 관련된 출원들에 대하여 출원인이 한꺼번에 심사관에게 설명할 수 있게 하고 있다.

예를 들어, 어느 제품에 대한 개선이 이루어지는 경우 그러한 과정에서 개발되는 기술이 복수 개일 수 있다. 이 때 그 기술들이 공통의 과제 또는 개념 등을 가지고 있다면 독립적으로 출원은 되지만 상호 관련성을 지니게 된다. 화학식은 다소 다르지만 동일한 효능을 갖는 약품들이나, 적층 구조 또는 방법을 달리하는 터치패널들에 관한 출원 등이 이에 해당할 것이다. 이러한 기술들은 기존에 없었던 일련의 경향성을 가지고 있을 수 있는데, 이러한 기술적 착안에 대하여 일괄적으로 심사관에게 설명할 수 있다면 해당 복수 개의 출원들에 대해 동일한 관점에서 심사를 받을 수 있는 장점이 생기게 된다. 지난 통계들을 보더라도, 본 면담제도를 통하여 심사가 촉진되고 보다 명확한 특허권이 설정되는 것을 알 수 있다.

일괄 면담제도의 또 다른 장점 중의 하나는, 위에서 말한 ‘의견제출통지서’가 나오기 전에 심사관을 만날 수 있다는 것이다. 즉, 심사관이 해당 출원들에 대해 심사를 착수하기 전에 면담을 신청할 수 있는 것이다. 그렇게 되면, 면담과정에서 심사관과 의견을 교환하면서 출원인은 출원 내용의 어느 곳을 심사착수 전에 먼저 일부 보완하여야 하는지 단서를 얻을 수 있으며, 심사관은 해당 기술들에 대한 이해도가 높아지므로 보다 정확한 심사를 할 수 있게 된다. 결과적으로, 출원인의 입장에서는 등록율을 높일 수 있는 방안이 되는 것이다.

두 차례에 걸쳐, 대만 특허제도의 특색에 대하여 일부 살펴 보았다. 역시나 중요한 점은, 대만의 국제적 지위 특수성을 감안하여 출원방법 및 시기에 대해 다른 국가들과 분리하여 별도로 주의 깊게 관리하여야 한다는 것이다. 특히 중국과의 관계에서 여러 반사적 이익을 얻는 지역이기도 하니, 한국 기업들의 대만 내 특허활동이 더욱 활발해 지기를 기대해 본다.

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