한국변리사 황일석 파트너

AIPT Group/AIPT Intl. Patent Office(宏景國際集團／宏景國際專利事務所)

특허에 관한 국제조약

전세계적으로 특허권은 속지주의가 원칙이다. 속지주의란 권리를 획득한 국가 내에서만 특허권의 효력이 발생한다는 것이다. 즉, 예를 들어 한국 특허권은 한국 내에서만 효력이 있으므로, 미국에 소재하고 있는 경쟁사 등에 권리를 행사하기 위하여는 미국 특허권이 필요하다.

그렇다면 경쟁사의 소재지, 시장이 있는 국가 또는 생산이 주로 이루어지는 지역 등에 전방위적인 특허권 확보가 필요한데 일시에 이를 수행해 내는 것은 시간과 재정적인 면에서 쉬운 일이 아니다.

이를 보완하기 위해 조약에 의한 국제출원 제도라는 것이 마련되어 있다. 관련하여 실무상 통상 거론되는 것은 파리협약 상 우선권 제도 및 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty, PCT) 상의 국제출원 제도이다.

간단히 설명하자면, 예를 들어 한국에서 출원한 것과 동일한 발명을 미국에 출원하는 경우 한국 출원일로부터 1년(12개월) 이내에 미국 출원을 하면, 해당 미국 출원을 한국 출원일에 출원한 것처럼 취급하여 심사하여 주는 것이 우선권 제도이다.

그리고 PCT 상 국제출원이라는 것은, 소정의 수리관청에 국제출원서를 제출하여 두면 특허협력조약의 가입국 내에서의 정규출원으로 인정하여 주는 제도이다.

이와 같은 제도들은 모두 해외출원을 희망하는 출원인의 시간적/재정적 제한에 따른 애로사항을 해소하여 주기 위한 장치들이다.

그런데 대만으로의 출원은 파리협약 상의 우선권 제도만을 부분적으로 향유할 수 있을 뿐(실제로는 국가간 호혜주의의 원칙 또는 WTO 가입국임을 조건으로 하는 우회적인 허용방법을 채택하고 있음), 대만은 지식재산권과 관련한 다수의 국제조약 상 회원국/가입국의 지위를 인정받지 못하기 때문에 그러한 루트를 통한 출원은 수리되지 못하고 있는 실정이다.

특히 PCT 상 국제출원은 30개월이라는 기간의 유예 및 국제조사를 사전에 수행해 준다는 등의 장점 때문에 현재 널리 활용되고 있는 제도이지만, 대만은 본 조약의 가입국이 아니라는 것을 무심코 간과한 채 12개월이라는 우선권 기간이 도과한 후 대만 내 정규출원으로 전환하려고 하는 경우가 많아, 대만 특허청으로부터 정식으로 심사를 받을 기회조차 잃는 경우가 아직도 많이 발생되고 있다.

참고로 국가에 따라서는 12개월의 우선권 기간이 도과한 경우에도 상황에 따라 출원 기회를 회복시켜 주는 권리 구제절차가 있는 경우도 있지만 대만에서는 그렇지 않다. 따라서 12개월의 기한을 준수하는 것은 매우 중요하다.

외국어 명세서 선 출원 및 추후 번역문 제출 제도

그런데 우선권 제도에 의하여 1년이라는 기간이 주어지기는 하지만 해외출원을 고려하는 차원에서 보면 이 시간은 그리 길지 않다.

출원인 입장에서는 어느 한 곳의 특허청으로부터라도 심사결과가 나오는 것을 기다려서 본인 발명의 등록가능성에 대해 유권 해석을 먼저 받고 기타 국가로 진행하고 싶은 것이 자연스러운 바람이며, 해당 발명기술과 관련한 사업적인 준비절차가 생각보다 오래 걸리다 보면 관련 특허를 과연 곧바로 먼저 해외출원을 해 두어야 하는지 또는 한다면 어느 정도 범위에서 하여야 하는지 등에 관해 1년 내에 판단하기란 쉽지 않은 경우가 많다.

따라서 위와 같은 이유로, 우선권 기간인 1년이 막 도과하기 직전 대만 출원을 하기로 결정하는 케이스가 적지 않은데, 이 경우 맞닥뜨리게 되는 문제 중의 하나는 번역문의 준비 작업이다. 기본적으로 해외 출원을 하는 경우, 해당 국가의 특허청에는 그 나라의 언어로 된 문서를 제출하여야 하기 때문이다.

대만은 당연히 중국어(그 중에서도 번체 중국어 - 중국에서 사용하는 간체 중국어와 구별)로 번역된 출원명세서 등의 문서를 제출하여야 하는데, 일반적으로 특허 문서를 번역할 수 있는 전문 번역가 또는 변리사의 1차 번역, 출원인/발명자의 번역내용 확인, 대만 현지 특허사무소의 2차 검토 및 수정 등을 거치려면 최소 1~2개월의 시간이 필요하다.

따라서, 1년 우선기간 마감이 아직 한 주 정도 남았다고 해서 아무 문제 없이 해외에 출원을 할 수 있는 것은 아니다.

국가에 따라서 이러한 조약상의 제한과 출원인의 이익을 형평성 있게 조율하고자 하는 노력을 기울이기도 하는데, 대표적인 입법으로의 해결방안이 외국어 출원제도이다.

대만의 경우에는 외국어로 기재된 명세서를 먼저 출원하는 것을 허용하고, 출원한 날로부터 4개월 이내에 번역문을 제출할 수 있도록 하고 있다.

여기서 말하는 외국어의 종류는, 아랍어, 영어, 불어, 독일어, 일본어, 한국어, 포르투갈어, 러시아어 및 스페인어 등이다.

이 제도를 활용하는 경우의 이점을 살펴보면, 1) 우선권 주장 마감일에 임박하여서도 기 작성되어 있는 외국어 명세서(예를 들면 한국어 명세서 등)를 바로 제출할 수 있으므로 우선권을 향유하는 출원을 할 수 있고, 2) 4개월이라는 충분한 번역시간이 확보되기 때문에 번역 품질에 만전을 기할 수 있으며, 3) 추후 제출된 번역문 상의 오기가 발견되더라도 먼저 제출된 외국어 명세서를 기준으로 정정을 할 수 있다는 것 등이 있다.

여기서, 한국의 기업이 대만에 출원을 하는 경우 한국어로 된 명세서를 먼저 제출함으로써 얻게 되는 이점을 좀 더 구체적으로 설명해 본다면, 언어적인 면에서 한국 특허청에 출원된 한국어 명세서가 한국 기업 입장에서는 제일 오류 없이 정확하게 작성된 서류일 것이기 때문에 이를 먼저 외국어 출원제도를 이용하여 대만 특허청에 제출하여 두면, 추후 제출된 중국어 번역문 상에 오기 또는 번역오류를 발견한 경우 먼저 제출하였던 한국어 명세서의 내용에 근거하여 수정작업을 할 수 있다는 것이 될 것이다.

이러한 작업의 의의는, 만일 한국어 명세서는 제출하지 않고 중국어로 번역된 명세서를 대만에서의 최초 출원서로 제출하여 두는 경우에 추후 오기 또는 번역오류를 수정하려면, 해당 중국어 명세서 자체의 내용 범위 내에서만 정정이 허용되기 때문에 상대적으로 정정의 범위가 좁다는 점에서 찾아볼 수 있다.

그래서 당 소와 같은 경우에는, 우선권 주장 마감일이 임박하지 않더라도 위와 같은 이점을 충분히 활용할 수 있도록 원문인 외국어로 된 명세서를 먼저 제출하도록 출원인에게 권유하는 것이 실무상의 태도이다.

물론, 대만에 출원하려는 내용이 한국에서 출원했던 내용과 부분적으로라도 상이한 경우에는 다른 얘기가 되겠다.

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정리하자면, 대만 내에서 자사의 기술/상품 등을 보호하기 위해 특허출원을 계획하는 한국 기업의 입장에서는 기타 주요국가로의 특허출원 전략과 별개로 대만을 떼어 놓고 생각하여야 한다. 그렇게 함으로써 파리협약 상 부여되는 1년의 우선권 주장기간을 실기하지 않도록 주의할 수 있다.

아울러, 위에서 설명한 외국어 명세서 선 제출제도는 추가로 비용이 더 드는 것이 아닐 뿐더러 충분한 번역시간도 확보할 수 있고, 또한 우선권 주장기간 도과가 임박했을 때에도 긴급하게 출원을 완료할 수 있게 하는 제도이므로 적극 활용할 것을 권유한다.

다음 편에서는, 이렇게 성공적으로 출원된 건에 대해 어떻게 관리함으로써 조금 더 일찍 그리고 출원인에게 더 유리한 심사결과를 받을 수 있는지 등에 대해 알아보고자 한다.

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