면담자 : 북경잉커법률사무소/北京盈科(上海)律师事务所), 최광호 변호사

면담일시 : 2021.11.30

질문1) 중국에서 지재권과 관련된 의뢰 건과 기타 한국기업에게 조언할 만한 내용이 있었습니까?

최근 사례를 통해 말씀드리겠습니다. 한국 내에서 어느정도 인지도를 가진 막걸리 생산업체이며, 중국에 진출하기 위해 중국 내에서 상표등록을 추진하고 있는 와중에 중국 상표국에서 당해 고객의 상표출원을 심사하는 과정에, 이미 동일한 상표가 중국기업에 의하여 출원되어 있다는 이유로, 고객의 상표등록 신청을 기각하는 결정을 내렸던 적이 있습니다. 이에 고객은 이 상황을 어떻게 대응하면 좋을지 법률 상담을 요청해왔습니다. 상표국 기각결정에 기재한 선출원 중국기업명칭으로 검색한 결과, 당해 중국기업이 이미 상표국에 다수의 한국 상표 출원을 한 것을 발견하였고, 여기에는 최근 한국의 유명한 드라마 ”오징어게임” 및 드라마에 등장하는 콘텐츠 등의 명칭, 한국의 모 유명 연예프로그램 명칭, 한국 내 인기 있는 식품, 주류 등의 상표가 다수 포함되어 있었습니다.

중국 기업에 의해 선등록 신청된 한국의 유명 콘텐츠 IP

   자료 : 인터뷰어 제공

이미 중국에 진출하였거나 중국에 진출하고자 준비하는 많은 한국기업들이 여러 영역에서 상담을 의뢰하지만, 대부분의 한국기업이 여전히 많이 간과하고 있는 부분이 있는바, 바로 중국의 지적재산권 보호 문제입니다. 상담을 진행하다 보면, 지재권 영역 중에서도 기업들이 제일 쉽게 체감할 수 있는 상표권 관련하여, 아직까지 해외기업이 이 부분에 대한 이해가 부족하다는 점을 새삼 느끼게 됩니다. 상표권 등록과 관련하여 그 중요성을 어느정도 인지하고는 있지만, 세부적으로 실무에서 어떻게 상표권 침해를 방지하고, 침해를 당할 경우 어떻게 대응할지에 대한 구체적인 내용을 정확하게 인지하고 있지 못하는 사례가 많았습니다.

일부 한국기업은 중국에서 일정 기간 먼저 판매를 해보고, 매출이 안정적으로 증가하거나 브랜드 인지도가 높아지면 그때 가서 상표 등록을 추후에 하려는 경우가 많았습니다. 하지만 실무에서 적지 않은 한국기업이 중국 내에서 브랜드 인지도가 높아지기도 전에 타인에 의해 상표가 등록되면서 자사 브랜드를 중국 내에서 사용하지 못하게 되는 상황이 발생하고 있습니다. 상표를 먼저 사용하였다 하더라도 등록을 하지 않을 경우 당해 상표에 대한 배타적인 상표권을 주장할 수 없으며, 타인에 의하여 먼저 등록된 경우에는 중국 내의 브랜드 인지도를 높이기 위하여 기울인 노력이 물거품이 되는 불상사가 발생하게 됩니다.

특히, 최근에 한국 식품이나 한국 주류가 중국에서 어느정도 인기몰이를 하게 되면서, 중국기업들이 이런 인기 상품들의 관련 상표를 중국 내에 악의로 선출원하는 사례가 많이 발생하고 있습니다. 위에 언급한 먼저 선출원한 중국기업의 경우에도 이런 법률의 허점을 이용해서 상표를 우선 출원을 한 것으로 볼 수 있습니다. 그나마 아직 다행인 점은 동 기업이 선출원한 상표들이 최종 등록된 것이 아니라 현재 상표국에서 심사를 하는 과정에 있어, 이 과정에서 관련 상표의 진정한 권리자가 중국 상표국에 이의 신청을 할 경우 어느정도 손실을 만회할 가능성이 있게 됩니다. 이를 위해서는 한국의 권리자들이 함께 상표국에 단체로 이의를 제기하는 것도 좋은 방안입니다. 중국 상표국에서 당해 중국기업이 악의로 한국의 상표를 ‘다수’ 선등록 신청하였다는 점을 인지해야만, 악의적인 선등록 행위에 대해 제재를 가하여 이러한 상표등록 신청을 전부 기각할 가능성이 커지게 됩니다. 그렇지 않을 경우 하나의 기업이, 단독으로 위와 같은 상표 선출원 행위에 이의를 제기하기에는 어려운 것이 사실입니다.

질문2) 중국에서 저명상표 보호에 대한 기준은 어떻게 되나요?

필자가 한국의 로펌에서 근무할 당시, 한국에서 매우 인지도가 높은 음식점 체인이 자문을 구해온 적이 있습니다. 당해 기업이 중국에 진출하기 위해 준비를 하던 과정에 자사 상표가 이미 중국에서 등록이 된 것을 발견하게 되었고, 이 기업은 필자를 찾아와 중국에서 선등록된 상표를 되찾을 방법이 있는지 자문을 구하는 과정에, 자사 상표가 유명상표이기에 중국에서 등록하지 않았다 하더라도 “저명상표”로서 보호를 받을 수 있는 것이 아닌지 문의한 것입니다.

상표법을 제정하여 실시하고 있는 국가들은 대부분 저명상표에 대한 보호를 중요시하고 있으며, 당해 저명상표가 등록되지 않고 있다 하더라고 보호를 받을 수 있습니다. 만약 저명상표의 기존 사용인이 아닌 제3자가 당해 상표를 악의로 등록할 경우, 저명상표를 사용해 왔던 기존의 권리자는 이러한 상표등록을 취소해줄 것을 상표관리당국에 요청할 수 있습니다. 중국의 경우에도 물론 저명상표에 대한 보호조치를 취하고 있지만, 중국법상 저명상표 기준에 유의할 필요가 있습니다. 중국법상 저명상표로 인정을 받기 위해서는 아래와 같은 요건을 동시에 충족해야 합니다.

첫째, “저명상표”는 중국 내에서 유명한 상표여야 한다. 

여기에서 특히 중요한 것은 “중국 내에서”라는 문구입니다. 즉, 외국에서 유명한 상표라 하더라도 아직 중국에 진출하지 않았거나 중국에서 인지도가 낮은 상표인 경우에는 중국법상 저명상표로 인정을 받을 수 없게 됩니다. 위 사례에서 한국의 음식점 체인에서 사용하는 상표는 한국 내에서 인지도가 높아 저명상표로 인정을 받을 수 있겠지만, 중국에 진출하지 않았고 중국인들이 잘 알지 못하는 상표이기에 중국에서의 저명상표로 인정을 받을 수 없으며, 따라서 중국 상표법상 저명상표 보호 관련 규정을 적용받을 수 없게 됩니다.

둘째, 관련 인원들에 널리 알려진 상표여야 한다. 

여기에서 중점은 “관련 인원”입니다. 저명상표 여부를 판단하는 중요한 기준은 당해 상표가 대중들에게 많이 알려져 있는 상표인지 여부로, 다만 일반 대중들의 대다수가 그러한 상표를 알고 있을 필요는 없고, 당해 상표가 적용되는 유형의 제품이나 서비스를 사용하는 사용자, 그러한 제품의 제조사 또는 서비스의 제공자, 유통영역에서의 판매자 또는 관련인원들이 당해 상표를 널리 알고 있다면, “관련 인원들이 널리 알고” 있는 것으로 인정을 받을 수 있습니다.

위 두가지 기준으로 볼 때, 한국기업의 제품이나 서비스가 중국에 진출하기 이전에 중국인들에 의하여 인지되기는 어려운 면이 있으며, 한국에서 이미 브랜드 인지도가 상당히 높다 하더라고 중국 내에서의 인지도가 높지 않기 때문에 중국에서는 저명상표의 신분으로 보호를 받기 어렵다고 볼 수 있습니다. 즉, 중국에서 상표등록을 해두지 않고 있다가 타인에 의하여 선등록을 당하게 되면 결국은 상표를 보호받을 방법이 없게 되므로 유의하셔야 합니다. 또한, 한국은 지리적으로 중국과 가까운 곳에 있고, 양국 간의 인적교류와 문화교류도 빈번하게 발생하는 상황에서, 한국에 자주 드나드는 중국인들이나 중국 현지에 거주하는 한국교민들이 한국의 유명한 상표들을 모를 리가 없습니다. 한국 저명상표들이 중국에 진출하기 전에 중국에서 선등록 당하는 사례가 많은 이유도 바로 여기에 있습니다.

일부 한국기업은 중국에 진출하지 않는다는 방침을 고수하면서 중국에서의 상표등록의 필요성을 느끼지 못하고 있다가 곤란한 상황에 처하는 경우도 있었습니다. 비교적 오래 전에 실제 발생한 한 사례를 말씀드리겠습니다. 당시 한국의 모 스포츠용품 회사의 상표는 한국에서 매우 유명한 브랜드로 취급되고 있었고, 해당 업체는 중국의 제조공장과 제휴를 하여 OEM방식으로 제품을 주문생산하고 한국에서 판매를 해왔으나, 중국에서 상표를 등록하지 않았고, 중국시장으로 진출할 계획이 없었기에 이에 대하여 별로 주의를 기울이지 않고 있었습니다. 하지만 동일한 유형의 스포츠제품을 취급하는 미국업체가 당해 한국 상표와 거의 동일한 상표를 사용하고 있었고, 그들이 중국에서 사업을 하면서 자신들의 상표를 중국에 등록하였습니다. 한국업체가 중국 공장에서 OEM 제작을 하여 화물이 중국 세관을 통과하는 과정에, 미국회사는 당해 제품이 자신의 상표권을 침해하였다고 주장하며 제품의 통관을 막아줄 것을 중국 세관에 요청했고, 중국세관은 미국회사가 중국에 상표를 등록하였기에 중국 내에서 당해 상표의 권리자는 미국회사이며, 한국회사 제품은 미국회사의 상표권을 침해하였다고 판단하여 통관을 불허하고 당해 제품을 전부 압류하는 조치를 취하였습니다. 물론, 이 한국업체는 막대한 손실이 발생하였으나 중국에서 상표를 등록하지 않은 관계로 법률적으로 아무런 보호도 받을 수 없게 되고 말았습니다.

위 사례들에서 볼 수 있는 바와 같이, 한국기업의 입장에서, 중국 내 사업을 시작하거나 제품을 출시하기 전에 우선 자사 상표를 중국에 등록할 필요성이 매우 크고, 이 부분을 주의하셔야 합니다. 한국에서 어느 정도 인지도를 가진 기업은 당분간 중국에 진출할 예정이 없다 하더라도 금후 중국시장에 진출할 가능성, 또는 중국 내에서 상표가 악용될 가능성을 염두에 두고 일단은 중국에서 상표등록을 해두는 것이 좋습니다.

질문3) 불가피하게 타기업에 의해 상표 선등록되었을 경우 대처방안은 어떻게 해야하나요?

처음 말씀드린 사례와 같이 만약 중국 내에서 선출원된 사실을 빠른 시일 내에 알게 되어, 상표가 정식 등록 당하기 전에 이의를 제출한다면, 상표가 타인에 의하여 등록되는 불상사를 막을 가능성이 있습니다. 하지만 상표가 선출원 되는 사실을 사전에 알지 못하고, 상표가 등록된 후에야 이러한 사실을 알게 된 경우, 일시적으로 중국 내에서 상표를 보호받을 가능성을 상실하게 됩니다.

질문4) 그렇다면 중국 내에서 상표를 선등록 당한 경우, 또는 중국에 이미 유사한 상표가 존재하는 경우, 중국 진출을 완전 포기하고 상표권을 그대로 넘겨주어야 하나요?

전혀 방법이 없는 것은 아닙니다. 일반적으로 대량으로 상표를 선등록 하는 중국 브로커의 경우, 자체적으로 해당 상표를 사용하려는 것이 아닌, 향후 상표의 원래 권리자들이 중국에 진출할 시점을 노리고, 이미 등록한 상표를 이용하여 상표권을 넘기면서 수수료 등 이익을 추구하려고 하는 것이기에 상표를 등록한 후 직접 사용할 가능성이 낮습니다. 이러한 점을 적절하게 이용할 경우, 원래의 상표 주인은 상표 권리를 회수할 기회가 있습니다.

중국 상표법상 상표권 등록이 된 후 연속 3년간 상표를 사용하지 않을 경우, 당해 상표에 대해 이해관계가 있는 제3자는 상표국에 상표등록 취소를 신청할 수 있으며, 당해 상표의 권리자가 3년 내에 상표를 사용하였다는 사실을 입증하지 못하게 되면 상표등록이 취소됩니다. 따라서, 한국 기업의 상표가 중국에서 선등록 당하고, 중국 내에서 3년간 사용되지 않고 있을 경우, 중국 상표국에 상표권 취소를 신청하는 방식으로 중국에 이미 등록된 상표를 취소하고, 한국기업이 새로 상표등록을 신청하는 방식으로 중국 내 상표권을 확보할 수 있습니다. 물론, 이 과정에 또다른 제3자가 당해 상표를 악의로 등록하는 것을 방지하기 위해, 한국기업의 입장에서는 당해 상표가 중국 내에 등록된 기간이 3년이 경과하기 2-3개월 이전에 미리 중국 상표국에 상표 출원을 하여 상표권 출원 시점에 대한 우선권을 확보할 필요가 있습니다.

신청건수

2019년

2020년

증가율(%)

특허

3226100

3276700

1.6

상표

15130000

17198300

13.7

외관디자인

1361000

1387800

2

[인터뷰어 정보] 최광호 변호사 (cuiguanghao@yingkelawyer.com)

- 소속 : 북경잉커법률사무소/北京盈科(上海)律师事务所), 홈페이지 : www.yingkelawyer.com

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