美 수출 우리 기업, 상표출원 및 소송 애로사항 이렇게 해결한다

- 상표출원 관련 조사 지원으로 불필요한 소송 방지 -

- 특허소송 시 신속한 대응이 중요 -

□ 상표출원 및 특허소송 애로사항 지원 사례

 ○ KOTRA IP Desk 소개

  - KOTRA는 로스앤젤레스 무역관에 IP Desk를 설립해 한국에 사업자 등록이 돼 있는 개인 또는 중소·중견기업으로 미국에 진출해 사업하고 있거나 사업 예정 중인 자를 대상으로 지원활동을 펼치고 있음.

  - 주요 지원내용은 지적재산권 상담, 정보지원, 비용지원임. 지적재산권 상담 지원은 다음과 같음. IP Desk는 이메일과 전화, 방문 및 출장 지원을 통해 미국의 지재권 확보 및 보호 관련 지재권 상담을 수시로 지원함.

  - 정보지원 지원은 지재권 관련 법률정보를 제공하고, 지재권 설명회와 세미나를 개최함. 그리고 미국의 분쟁정보 최신 동향을 수집해 우리 기업의 사전 분쟁예방을 위한 자료로 활용함.

  - 국내외 관련 업계의 특허활동 파악을 통해 위험특허를 예상하고 분쟁에 조기 대응함. 이밖에 미국 상황을 반영한 현지 대리인 표준 데이터베이스를 구축해 현지 정보력이 부족한 중소기업에 제공함.

  - 상담유형 중에서 권리확보에 관련된 내용이 대부분이고 한국 기업의 미국 기업 지재권 침해, 한국기업의 지재권 침해 대응 등도 많음.

  - 권리확보 상담 중 권리유형으로는 상표권 상담, 특허권이 가장 많은 비중을 차지함. 특히, 특허권에서는 디자인권과 실용특허 문의가 많음.

 ○ A 기업의 전시회 참가 전 상표권 침해 여부 확인사례 해결 지원

  - 미국 진출 기업인 A 기업은 특정 용어에 대한 상표를 출원하기 전에 IP Desk에 이미 다른 업체가 해당 용어를 사용하는지를 문의함.

  - IP Desk는 이를 조사해 유명 B 업체가 해당 용어에 대한 상표를 최근에 이미 출원했고 아직 등록되지는 않았음을 확인함.

  - 이에 따라 연방 상표법에 대한 권리는 아직 발생하지 않았으나 해당 상표는 이미 B 업체가 사용 중이어서 상표권이 등록되지 않았더라도 선권리자와 우선권은 B 업체에 있으며 차후 분쟁이 발생할 경우 불리함을 고지함.

  - 따라서 동일한 용어를 사용하기보다는 해당 용어가 내포하는 기능을 직접 설명하기를 권장함. 이로 인해 A 업체는 불필요한 상표 분쟁을 예방할 수 있게 됨.

 ○ C 기업의 모조품 대응방안 문의 지원

  - 야외용품 제조업체인 C 기업은 D사를 통해 E 유통체인에 제품을 납품하고 있는데, E 유통체인이 자체 브랜드로 C 기업과 유사한 제품을 만들어 판매한다며 해당 제품의 C 기업 보유 저작권 침해 여부에 관해 문의함.

  - IP Desk는 C 기업이 구체적으로 어떤 권리를 가졌는지 분석함. C 기업에서 특허나 상표의 침해가 아닌 패키징과 모양이 유사하다는 점에 주목해 Trade Dress 또는 저작권 침해에 해당할 수 있다고 파악함.

  - Trade Dress는 상품 및 서비스의 이미지와 전반적인 느낌을 포괄함. 미 법원은 제품의 크기, 모양, 색깔, 재질, 그래픽, 심지어 판매방식까지 모두 Trade Dress에 포함될 수 있는 요소들이라고 말함.

  - Trade Dress 침해가 성립하기 위해서는 첫째로 제품의 패키징이 독특해야 하고, 둘째로 소비자가 해당 패키징을 보았을 때 C 업체와의 연관성을 인지할 수 있어야 함. 이에 따라 해당 패키징은 이 조건을 충족하지 않아 Trade Dress에 대해서는 권리가 없다고 판단함.

  - 저작권의 침해 여부를 판별하려면 원저작품과 유사품의 실질적 유사성을 살펴야 한다고 조언함.

  - 이에 따라 침해라고 판단되면 침해 기업에 경고장을 보내는 것이 일반적인 수순이나 C 기업의 원저작물과 E 유통체인의 자체 브랜드 상품을 비교해본 결과 유사성이 발견되지 않았음.

  - 또한, E 유통체인은 C 업체가 지속해서 납품하는 대형 바이어이므로 E사 또는 E사를 통해 C사 제품을 판매하는 소매상들과의 관계에서 나올 수 있는 갈등을 최소화하기 위해 E사의 침해 여부를 확실히 판명한 후에 경고장을 발송하도록 권고함.

  - Trade Dress와 저작권 침해가 성립되기에는 어렵다고 1차 의견을 전달하고, 침해 여부를 판단해 대응조치를 취하기 이전에 2차적으로 지재권 전문변호사의 자문을 다시 한번 구할 것을 권고함.

 ○ 특허소송은 신속대응이 필수

  - D사는 작년 11월에 특허분쟁 관련 소장을 받았다며 문의함. 11월에 이미 미국법이 정한 적법한 절차에 따라 소장을 받았으며, 주별로 차이가 있으나 보통 미국에서는 소장을 받고 이에 대해 답변을 하기까지 대략 20~30일의 시간이 있음.

  - 정당한 이유 없이 이 시간을 넘기고 답변을 하지 않을 경우에 상대 측의 주장만으로 판단하는 Default Judgement 단계로 넘어가게 돼 D사에는 아주 불리한 상황이 발생할 수 있었음.

  - IP Desk에서 확인한 결과 다행히 D사는 한국에 있는 기업으로, 해당 소장을 이메일로 전달받았을 뿐 아직 미국에서 적법한 절차를 거쳐 한국으로 소장을 받은 상황은 아니었음. 정식으로 소장이 송달됐고 이미 90일 이상의 시간이 흐른 상황이었다면 이를 수정하기가 어렵고 소송비용이 높아질 수밖에 없는 상황이었음.

  - 또한, D사 건과는 별도로 영어로 소장을 받아 당황스러워 이를 무시하고 시간이 지나면 괜찮을 것으로 생각한 기업 관계자도 있었음.

  - 이러한 경우는 해당 기업에 아주 불리하게 작용할 수 있음. 최대한 신속하게 대응하고 준비해야 시간을 가지고 제대로 소송에 대비할 수 있기 때문임.

  - IP Desk는 특허소송 발생 시 초기 가이드라인을 제공함. 소장을 검토하고 원고가 주장하는 바가 무엇인지에 관해 소장을 요약해 우리 기업에 전달함.

  - 또한, 소장 및 송달 정보를 검토해 우리 기업이 준비할 수 있는 기한이 얼마나 되는지 등에 대한 소송 초기 가이드라인을 제공함.

  - 이후 우리 기업이 실질적으로 선임할 변호사를 제공함. 이를 위해 소송이 발생한 주의 변호사들을 조사하고 직접 연락도 취함. 이를 통해 우리 기업의 선택 폭을 넓히고 기업의 변호사 선임절차를 지원함.

□ 시사점

 ○ 상표출원 전에 충분히 조사하고 특허소송에는 신속하게 대응해야

  - 미국에 진출했거나 미국 진출을 원하는 국내 기업들은 지재권 확보 및 보호의 중요성을 인식하고 현지 특허등록과 상표출원 절차를 숙지해 지재권 침해 가능성을 예방해야 함.

  - 특히, 상표출원 전에 다른 업체가 해당 상표권을 보유하는지를 충분히 조사해 불필요한 소송을 예방해야 함.

  - 또한, 특허소송 소장을 받은 경우에는 신속하게 소장 내용을 검토해 시간을 가지고 철저히 소송 준비를 해야 함.

자료원: IP Desk 사례 및 변호사 인터뷰, KOTRA 로스앤젤레스 무역관 자체 보유자료 종합