- 온라인상 자사 제품의 지재권이 침해되는 경우 민사, 형사, 행정절차 또는 플랫폼별 자체 신고제도를 통해 대응 가능 -

KOTRA 상하이 무역관은 중국 내 우리 기업의 지식재산권 출원과 등록을 지원하고 침해에 대응하고자 IP 데스크를 운영하고 있다. 2019년부터 2020년 상반기까지 상하이 IP 데스크에서 상담한 주요 내용을 1) 중국 지식재산권 제도 2) 지식재산권 출원 및 등록, 3) 지식재산권 침해 및 분쟁 대응으로 구분해 3회에 걸쳐 소개하고 있다.

Q1) 중국 온라인상 자사 상품의 지식재산권이 침해되는 경우 권리자가 취할 수 있는 구제수단은 무엇인가요?

A1) 중국에서 온라인 상 지재권의 침해가 발생할 경우 권리자는 민사, 형사, 혹은 행정절차, 그리고 침해를 당한 플랫폼 내 자체 신고 등을 통해  대응할 수 있습니다. 민사적 구제는 침해자의 소재지 혹은 침해행위가 발생한 지역의 법원을 통해서 이루어지고, 형사적 구제는 중국 공안국에서 담당합니다. 행정적 구제는 시장감독관리국과 세관이 주관부서입니다. 온라인 플랫폼에서 침해가 발생한 경우에는 해당 플랫폼의 지재권 관리부서에 신고 후 관련 절차를 진행할 수 있습니다.

 

민사적 구제는 권리자가 변리사 등을 통해  해당 침해 건에 대한 침해자의 개인 혹은 회사의 신원을 확인한 후 법원에 민사침해소송을 진행하여 권리 침해자를 대상으로 손해 배상을 청구하는 수단입니다. 형사적 구제는 사건을 신고하기 전에 온라인 침해 행위에 대한 실제 침해 행위 발생지, 침해 제품 소재지, 침해자 정보 등과 같은 사전 조사와 준비가 필요합니다. 관련 법률에 의하면 침해 금액은 중국 위안화 기준 5만 위안 이상이어야 공안국에 형사 사건으로 접수가 가능합니다. 행정적 구제는 다른 절차보다 단기간에 처리가 가능하고, 모조품 압수, 폐기 등 직접적인 행정 제재조치도 가능합니다. 다만 중국 시장감독관리국에 신고하기 전에 온라인 침해 행위에 대한 실제 침해 행위 발생지와 침해 제품 소재지, 침해자 정보 등의 사전 조사가 마찬가지로 필요합니다. 단, 형사 및 행정적인 제재가 곧바로 침해 피해액 보상으로 이어지는 것은 아니기 때문에 침해자를 상대로 피해액 보상 협의가 잘 이루어지지 않을 경우에는 별도의 민사 소송을 제기해야 합니다. 이때 소송 절차에서 행정 조사 결과 등을 증거로 인용하면 유리한 결과를 도출할 수 있습니다.

실무적으로 기업이 가장 간편하게 활용할 수 있는 수단은 해당 침해상품이 판매되는 온라인 플랫폼 내에서 해당 플랫폼에 지재권 침해 신고를 통해 해당 판매링크를 삭제하는 방법입니다. 이는 민사, 형사, 행정 구제수단보다 짧은 시간 내에 침해상품의 온라인 판매를 중지시킬 수 있습니다. 이를 위해서는 각 플랫폼의 지재권 신고 규칙 및 절차를 사전에 숙지해야 합니다. 

Q2) 중국 내 자사의 상표가 선점 등록된 것을 발견했습니다. 어떻게 처리해야 합니까?

A2) 한국 회사의 상표가 중국에서 선점 출원됐다면 발견 시기가 매우 중요합니다. 선점상표의 현재 상태에 따라서 대응 방법이 달라지기 때문입니다. 1) 한국 상표만 존재하고 중국 내 아직 상표가 출원되지 않은 경우이거나 한국 출원 후 6개월이 경과하지 않은 경우에는 국제 조약을 활용하여 중국 상표 출원을 시도하고 상표 우선권을 주장할 수 있습니다. 2) 한국 상표만 존재하고 중국 내 상표가 없는 경우이며 한국 출원 후 6개월이 경과했고 상표 선점등록자의 상표출원이 진행 중인 경우 현재 출원된 중국 상표의 출원공고가 진행된 후 이의신청을 할 수 있는 기간이 확보되기를 기다려야 합니다. 3개월의 공고 기간 내 이의신청 제기를 할 수 있지만 바로 중국 상표를 획득하기는 어렵습니다. 3) 선점상표가 등록된 이후에는 상표권의 무효를 청구하는 무효심판을 제기해야 합니다. 무효선고 청구 시 한국 기업이 먼저 사용하고 있던 상표임을 근거로 하기 때문에 청구 전 기업이 가진 증거 자료가 중국 상표법에서 요구하고 있는 구체적인 요건들을 만족하고 있는지를 꼼꼼하게 살펴야 합니다. 또한 증거자료는 반드시 무효선고 청구 후 3개월 이내에 근거법령이 요구하는 일자와 내용을 증명하는 중요 증거들을 취합해 먼저 제출하는 것이 중요합니다. 무효선고 청구를 하는 경우 5년의 제청기간 전 진행해야 합니다. 4) 상표 선점등록자가 상표만 선점해놓고 사용하지 않는 경우 3년 불사용 취소심판을 제기할 수 있습니다. 불사용 취소 신청 시에는 반드시 등록일부터 3년이 지난 상표인지를 확인해야 하고 불사용 취소신청과 동시에 자신의 상표를 출원하는 것이 향후 제3자의 출원으로 인한 피해를 방지할 수 있습니다.

 

한국과 중국에 모두 상표권이 확보된 경우라도 상표권의 범위를 반드시 확인해야 합니다. 만일, 중국에 상표권을 확보했다고 하더라도 등록된 지정상품 또는 서비스업의 범위가 자사의 주력제품 또는 서비스업의 내용을 잘 반영하지 못하고 있는 경우에는 향후 상표권 행사 및 관리에 문제가 발생할 수 있습니다.

Q3) 상표 등록증 원본을 분실한 경우 새로 발급 신청 가능합니까?

 

A3) 중국 상표법 시행조례 제64조의 규정에 따르면 상표등록증이 분실 또는 파손된 경우 상표등록인은 상표국에 상표등록증 재발급 신청을 해 재발급을 신청해야 합니다. 재발급 신청에 필요한 서류는 재발급 신청서, 신청인 주체 증명자료(사업자등록증 혹은 여권) 등이 있습니다.

 

Q4) 자사가 중국에 등록한 상표에 대해 3년 불사용 취소신청을 당했다면 어떻게 처리해야 합니까?

 

A4) 중국 상표법 제49조에 등록상표가 사용을 허가한 상품의 명칭이 통용되거나 정당한 이유 없이 3년 연속 사용하지 않는 경우 모든 기업 및 사업단위나 개인은 상표국에 등록상표의 취소를 신청할 수 있습니다. 만약 등록한 상표에 대해 3년 불사용 취소 신청을 당하게 된다면 기존 3년 동안 해당 상표를 사용한 증명서류를 제출해 취소 신청에 대한 답변을 해야합니다. 상표 사용 증거는 상표가 상품, 상품 포장, 용기 및 상품 거래문서상에서 사용되었던 구체적인 표현 형식으로 아래 내용을 포함하나 이에 국한되는 것은 아닙니다.

 (1) 접착·각인·낙인 또는 편직 등의 방식으로 상표가 상품, 상품 포장, 용기, 라벨 등에 직접 부착되거나 상품에 부가된 태그, 제품설명서, 카달로그, 가격표 등에 사용되는 경우

 (2) 상표가 상품 판매와 관련된 거래문서 상에서 사용되는 것은 상품 판매 계약서, 인보이스, 인수증, 영수증, 상품 수출입 검사 검역 증명서, 통관서류 등에 사용되는 것을 포함

상표가 서비스 장소 및 서비스 거래문서 상에서 사용되는 구체적인 표현 형식은 아래 내용을 포함하나, 이에 국한되는 것은 아닙니다.

 (1) 상표가 서비스 장소에서 직접 사용되는 것은 카탈로그, 종업원 복장, 포스터, 메뉴, 가격표, 명함, 경품권, 사무용품, 편지지 및 기타 서비스를 제공하는 데 사용되는 관련 물품 상에 사용되는 것을 포함

 (2) 상표가 서비스와 관련된 문서자료 상에서 사용되는 것은 인보이스, 인수증, 영수증, 송금 전표, 서비스 협의서, 유지보수 증명서 등에 사용되는 것으로 예를 들 수 있음.

Q5) 마드리드 상표 등록을 완료한 경우 중국 내에서 모조품 단속 시 상표증명서가 별도 필요합니까?

 

A5) 중국에서 상표 침해를 대응할 때는 마드리드 상표 증명서를 별도로 신청해야 합니다. 중국 상표국에 신청해야하며, 이때  필요서류는 마드리드 국제상표 증명서 발급 신청서, 위임장 등을 포함합니다. 중국 상표국에서 발급한 증명서로 모조품 단속의 신고 진행이 가능하며 향후 민사소송에도 활용할 수 있습니다.

 

Q6) 중국 상표 출원 시 반드시 중문 상표로 출원해야 합니까?

 

A6) 중국 내 상표 출원 시 중문, 영문, 한글, 도형 등이 모두 가능하며 실제 영업 활동에 사용한 상표 명칭으로 출원하면 됩니다. 한글 상표를 출원한 경우 중국 상표 심사 시 도형으로 심사됩니다. 품목별로 차이가 존재하지만 중국 수출 통관에 있어서 중문 라벨이 반드시 필요한 품목이 존재함에 따라 중문 상품 명칭에 중국 상표가 필요한 경우 미리 출원하셔도 됩니다.

 

Q7) 중국 형사·행정 집행기관에 당사의 제품 샘플에 대한 진위 감정서를 요청할 때 무엇을 준비해야 하나요?

 

A7) 상표권 침해 사건을 조사하는 과정에서 상표법 집행관련 부서는 해당 상품이 권리인(상표권리자)을 위해 제조됐는지 또는 그 허가를 통해 생산된 상품인지 서면 확인(제품감정서)을 요청할 수 있습니다. 그리고 권리인은 반드시 해당 의견에 대해 상응하는 법적 책임을 져야 하도록 되어 있습니다. 상표법 집행 관련 부서는 신청인을 심사할시 의견을 판별하는 주체 자격을 갖추고 의견의 진실성을 판별해야 합니다. 중국 형사·행정 집법기관에서 제품 감정에 대해 요청을 받게되면, 샘플에 근거해 감정 후 진실에 입각한 감정 보고서를 제공해야하며, 상표등록증 사본, 주체 증명자료(사업자등록증 혹은 여권), 가격증명서 등 관련기관이 요청한 자료를 함께 제출해야 합니다.

 

Q8) 중국에 상표 브로커와 분쟁 중인 상표가 있습니다. 사용시 상표 침해 행정 단속에 걸릴 가능성이 있습니까?

 

A8) 중국 국가지식산권국에서 발표한 상표권 침해 판단기준에 의하면, 국가지식산권국에서 심리 중이거나 인민법원에서 소송 중인 아래와 같이 열거된 사건은 상표법 제62조 제3항의 "중지"에 관한 규정을 적용하여 단속 중단을 요청할 수 있습니다.

 (1) 등록상표가 무효선고 중에 있는 사건

 (2) 등록상표가 갱신 등록 신청기간에 있는 사건

 (3) 등록상표가 기타 분쟁 상황이 존재하는 것에 해당하는 사건

상표법 제62조 3항은 상표권 침해 사건을 단속하는 과정에서 상표권 침해에 대한 분쟁이 있거나 동시에 권리인이 인민법원에 상표권 침해 소송을 제기한 경우 공상행정관리부가 사건의 단속을 중단할 수 있도록 규정하고 있습니다. 원인이 제거되면 사건 단속 절차를 복구하거나 종결해야 합니다. 상표법 시행조례 제81조에 따르면 상표등록에 관한 소유권 분쟁은 국가공상행정관리총국 상표국, 상표심사위원회 심사나 인민법원 소송에서 진행하며 사건 결과에 영향을 미칠 수 있는 것으로 되어 있습니다. 그러므로 무효선고 혹은 소송 중인 사건은 침해 단속을 당할 가능성이 낮지만 실제 경영 활동에 행정 단속에 걸릴 수 있으며, 위와 같은 사유를 통해 단속 행동의 중지를 요구할 수 있습니다.

 

Q9) 타오바오에 당사의 지재권을 침해하는 판매자를 발견했습니다. 알리바바 그룹에 당사의 권리를 보호하는 방법이 있나요?

 

A9) ipp.alibabagroup.com을 통해 삭제 요청을 제출할 수 있으며 Taobao, Tmall, Tmall Global, 1688.com, AliExpress, Alibaba.com 및 Lazada에서도 침해를 주장하는 제품의 삭제를 요청할 수 있습니다. 또는, 알리바바는 삭제 요청을 제출하는 데 필요한 지정된 온라인 양식을 제공합니다. 온라인 양식은 링크(https://ipp.alibabagroup.com/complaint/onlineForm/online.htm)에서 확인할 수 있습니다. 온라인 양식의 경우 IPP 플랫폼에 등록할 필요가 없으며 삭제 절차에 익숙하지 않거나 비정기적으로 삭제 요청을 제출하고자 하는 권리 소유자에게 특히 유용할 수 있습니다.  

Q10) 저희 상표와 동일한 상표가 다른 분류에 등록된다면 무효심판을 청구할 수 있습니까?

 

A10) 해당 분류에 유사한 상표로 등록되어 있지 않아도 타인이 등록한 상표가 유사할 시 무효심판을 청구할 수 있습니다. 중국 상표법 제13조 제2항에 따르면 통일하거나 유사하지 않은 상품에 대해 등록 출원한 상표가 타인이 중국에서 등록하지 않는 유명상표(지명상표)를 복제, 모방, 번역한 것으로 쉽게 혼동을 일으킬 수 있는 경우 등록할 수 없고 사용을 금한다고 명시되어 있습니다.

 

Q11) 법인대표자 개인 명의로 등록 받은 중국 상표권에 대해 여권번호 변경 시 상표 변경신청이 반드시 해야 하나요?

 

A11) 중국 상표법 제41조의 규정에 의하면 등록상표가 등록인 명의나 주소, 또는 기타 등록 사항을 변경해야 하는 경우 변경신청을 해야 합니다. 개인 여권번호를 변경한 경우 다른 주체로 인정하기 때문에 기존에 등록한 상표와 유사한 상표를 새로 출원할 경우 등록된 상표가 유사상표로 거절될 가능성이 있습니다. 추후 상표 갱신 신청 시 새 여권으로 신청할 경우 상표국에 변경신청도 함께 진행해야 합니다. 실무적으로 새로운 상표 출원이 없는 경우에 일시적으로는 변경 신청을 보류할 수 있으며, 기존 상표 등록증으로 상표 권리를 활용할 수 있지만 새로운 상표 출원 시 변경 신청이 필요합니다. 중국 상표법 제18조의 규정에 의하면 외국인 또는 외국기업이 중국에서 상표를 출원하고 기타 상표업무를 처리할 경우 법에 의해 설립한 상표대리기구에 위탁해 처리해야 합니다. 이에 따라 한국 국민 또는 법인이 중국에서 상표등록을 출원할 경우 반드시 중국 현지 상표 대리사무소를 이용해야 합니다.

 

Q12) 중국에 한 온라인 판매자가 타 브랜드 상품 판매 시 저희 회사의 모조품을 경품으로 제공하는 행위는 침해로 인정합니까?

 

A12) 중국에 해당 판매 상품이 있는 상표가 이미 등록돼 있다면 등록상표 전용권을 침해하는 상품을 경품으로 제공하는 경우 중국 상표법 제57조 제3항에 규정된 상표권 침해 행위에 해당합니다. 경품으로 모조품을 제공한 행위도 상표 침해 행위에 속합니다.

 

Q13) 중국에 저작권 등록하려고 합니다. 이에 따른 필요서류를 안내 부탁드립니다.

 

A13) 작품 저작권 등록 신청 시 제출해야 할 자료는 다음과 같습니다.

- 《작품저작권등록신청서》, 신청인 신분증명서 사본, 권리 귀속 증명서류, 작품 샘플(종이 매개물 제출 가능 또는 전자 매개물 샘플), 작품설명서(창작 목적, 창작의 목적에서과정·작품의 독창성의 세 가지 측면을 작성하고, 신청서를 첨부, 서명날짜 표시), 대리 신청 의뢰 시 대리인 요청신청인의 위임장(대리의뢰서) 및 대리 제출인 신분 증명 서류 사본

이와 관련해 한국저작권위원회 베이징 대표처에서는 중소기업을 대상으로 저작권 등록에 관한 서비스가 별도로 마련돼 있으니 참고하시기 바랍니다.

 

Q14) 우리 상표명으로 등록한 도메인을 발견했는데 어떻게 처리해야 합니까?

 

A14) 타인의 등록상표와 동일하거나 유사한 문자를 도메인으로 등록하고 해당 도메인을 통해 관련 상품 또는 서비스를 거래하는 전자상거래를 운영하는 등 일반 대중으로 하여금 오인을 야기 하는 경우 상표법 제57조에 규정된 상표권 침해 행위에 해당합니다. 선점 등록한 상표권을 침해당하는 경우 현행 중국의 도메인 분쟁 해결 경로에는 크게 두 가지가 있습니다. 하나는 도메인 분쟁 해결기관에 침해 도메인을 알리고 상표 권리자가 소유하도록 하는 중재를 청구하는 행정재판이고, 다른 하나는 사법적 경로를 통해 도메인 가입자의 권리 침해 중단과 경제적 손해배상 청구소송을 인민법원에 제출하는 것입니다.

 

Q15) 저희 상표랑 글자체가 약간의 차이를 보이는 '짝퉁' 제품을 발견했는데 어떻게 처리해야 합니까?

 

A15) 침해 행위를 한 상표가 타인의 등록상표와 대비하여,기존 등록상표와 동일하다고 인정될 수 있는 상황은 아래와 같습니다. 이러한 조건을 만족시킬 경우 등록된 상표와 동일한 상표로 인정할 수 있습니다. 아울러 상표침해 행위에 대한 행정·형사적 단속 구제 수단 혹은 민사소송을 통해 권리주장을 제기할 수 있습니다.

 (1) 문자 상표가 아래의 상황 중 하나에 해당하는 경우 

   - 문자구성, 배열순서가 모두 동일한 경우

   - 등록상표의 글자체, 알파벳 대·소문자, 문자의 가로·세로 배열을 변경하였으나, 등록상표와 기본적 차이가 없는 경우

   - 등록상표의 문자, 알파벳, 숫자 등의 간격을 변경했으나 등록상표와 기본적 차이가 없는 경우 등

 (2) 도형 상표가 구도 요소, 표현 형식 등에서 시각적으로 기본적 차이가 없는 경우

 (3) 문자와 도형이 결합된 상표의 문자 구성, 도형 디자인 및 그 배열의 결합방식이 동일하고, 상표가 시각적으로 기본적 차이가 없는 경우

 (4) 입체 상표에서의 3차원 표지와 평면 요소가 모두 동일한 경우

 (5) 색채 결합 상표에서의 결합된 색채와 배열된 방식이 동일하거나 기본적 차이가 없는 경우

 (6) 소리 상표의 청각적 느낌과 전체 음악적 형상이 동일하거나 기본적 차이가 없는 경우

 (7) 기타 등록상표와 시각적 효과 또는 청각적 느낌에서 기본적 차이가 없는 경우

 

 

자료: KOTRA 상하이 무역관(IP 데스크) 자료 종합, 알리바바 지식재산권 보호 플랫폼(썸네일 이미지)