- 중국 진출 시 수반되는 우리 기업의 지식재산권 보호를 위한 상하이 IP 데스크의 주요 상담사례 정리 -

- 중국 정부 승인 국제전시회에서 처음 사용한 상표는 상품 전시일로부터 6개월 내 우선권 신청 가능 - 

KOTRA 상하이 무역관은 중국 내 우리 기업의 지식재산권 출원과 등록을 지원하고 침해에 대응하고자 IP데스크를 운영하고 있다. 2019년부터 2020년 상반기까지 상하이 IP데스크에서 상담한 주요 내용을 1) 중국 지식재산권 제도, 2) 지식재산권 출원 및 등록, 3) 지식재산권 침해 및 분쟁대응으로 구분해 3회에 걸쳐 소개하고자 한다.

 

[제1편: 중국 지식재산권 제도 관련 주요 상담사례]

지적재산권 혹은 지적소유권으로 불리며 권리인의 지적노동에 대한 창작물과 성과에 대한 경영활동에 사용되는 발명, 발견, 등록상표, 상호 등 모든 지적활동에서 발생하는 권리를 뜻하는 지식재산권에 대한  중국의 보호활동 움직임이 매우 빨라지고 있다. 대내외 국제 간 분쟁의 발단이 되고 있는 중국의 여러 지식재산권 쟁점에 따라 중국 당국도 일련의 조치와 정책을 발표하고 시행 중이며, 특히 외상투자기업과 관련된 지식재산권 보호를 위한 다양한 노력을 최근들어 보여주고 있다.   

한·중·미·유럽·일 5개국의 지식재산권 관련부처 기관장이 올해 7월 중국 청두시에 모여 제13차 지식재산권 오국합작국장회의(知识产权五局合作局长会议)를 개최했다. 본 회의에서는 코로나19가 지적재산권 신청인에게 미치는 부정적 영향을 최소화하고 지속적인 혁신적 지원을 위해 편의를 제공키로 국가 간 합의를 이뤄냈다. 아울러 최근 당국의 정부보고 내용에 따르면 지식재산권 보호강화 조치는 향후에도 더욱 세부화되고 국제화될 것이며 특히 침해에 대한 징벌성 배상제도가 강화될 것이라는 점을 부각하고 있다. 외상투자 진출의 거점인 상하이 또한 최근 시행 중인 외상투자 활성화를 위한 지원정책 및 중소기업 발전촉진조례 방안 등에 지식재산권 보호 강화에 대한 내용을 중점적으로 언급하며 이를 뒷받침하고 있다.  

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2006년 설립된 KOTRA 상하이 IP데스크는 지식재산권 침해분쟁 예방 세미나를 개최하거나 상표출원과 등록을 지원하는 등 우리 기업의 중국 내 지식재산권 보호를 위해 노력하고 있다.

Q1) 중국에서 상표출원 시 우선권을 주장하려 합니다. 우선권 주장은 우선심사를 의미하는지요? 

A1) 한국에서 상표, 디자인 출원 후 6개월 내 또는 특허, 실용신안 출원 후 12개월 내 중국에서 출원하자고 하는 경우 우선권을 주장해 출원할 수 있습니다. 하지만 주의할 점은 우선권을 주장해 출원하는 것과 우선심사는 다른 개념입니다. 우리나라는 조건에 부합하면 우선심사를 신청할 수 있으나 중국에는 한국과 같은 우선심사 제도가 없습니다. 중국에서의 우선권 주장은 국내 출원일을 중국에서 인정받으려고 하는 제도이며, 심사에는 큰 영향이 없습니다. 다만 중국은 선출원하는 것이 권리를 취득하는데 가장 중요하기 때문에 한국에서의 출원일과 중국에서 출원하는 기간 사이에 타인 또는 타사가 상표를 출원할 것을 우려하신다면 우선권을 주장하시는 것이 적합합니다.

Q2) 상표와 기업 상호 간 충돌 시 적용되는 법률은 무엇인가요?

A2) 중국에서는 상표는 서로 다른 상품 또는 서비스 출처를 구분하는 표식이고 기업명은 서로 다른 시장주체를 구분하는 표식으로 그중에서 상호란 서로 다른 기업을 구분하는 주요 표식입니다. 상표와 상호 간 충돌 문제는 권리 집행부서에서도 매우 어려운 문제로 간주하기도 합니다. 상표전용권과 상호는 모두 법적 절차에서 확인된 권리이며, 각기 상표법률법규와 기업명칭등기관리법률법규의 보호를 받습니다. 상표전용권과 기업명칭의 획득은 성실신용원칙을 준수해야 하며 타인의 상표와 기업명칭으로 부당경쟁해서는 안됩니다. 현행 <상표법> 58조에는 타인이 등록한 상표로 기업명칭 중 자호(字号)를 사용해 타인에게 혼동을 줄 경우 이를 부당경쟁행위로 간주하며 <반부당경쟁법>으로 처리한다고 규정하고 있습니다. 행정법 집행과정 중 기업 상호는 두 가지 사용측면에서 활용되는 경우가 있습니다. 먼저 상호의 글자 모양, 색상 등으로 상호를 도출해서 사용하는 경우가 있으며, 또 다른 하나는 상호가 기업 명칭 중 기타 문자의 글자 모양, 색상, 쓰임방식 등과 일치할 경우입니다. 첫 번째 상황은 상표법 의미에서의 상표의 사용으로 볼 수 있어서 <상표법> 관련 규정에 의해 처리할 수 있으며, 두 번째 상황에서는 부당경쟁행위로 <반부당경쟁법>으로 처리할 수 있습니다.

Q3) 중국 <상표법>에 기재된 ‘5년 내 두 번 이상의 상표침해 행위’는 언제부터 계산되나요?

A3) 중국 현행 <상표법>은 ‘5년 내 두 번 이상의 상표침해 행위 또는 기타 엄중한 상황에 대해 무거운 벌을 처한다’고 규정하고 있습니다. 새로운 <상표침해판단기준>은 '5년 내 두 번 이상의 상표침해 행위'를 같은 당사자가 상표 법집행 관련부서, 인민법원 등이 인증한 타인이 등록한 상표전용권의 행정처벌 또는 유효한 판결을 내린 날로부터 5년 내 또 상표침해 행위를 범했을 경우라고 규정하고 있습니다.

Q4) 중국 국가지식재산권국 특허, 상표 자문 서비스 관련 문의에 대한 대표번호는 무엇인가요?  

A4) +86 010-62356655입니다. 2020년 4월 20일 중국 국가 지식재산권국은 대중에게 효율적이고 편리한 서비스를 제공하기 위해 특허와 상표의 대중 자문 서비스 번호를 통일적으로 사용하기 위해 +86 010-62356655를 개설했고 2020년 4월 21일 8시부터 이용 가능하다고 발표했습니다. 그리고 기존 사용했던 상표 관련 자문번호 +86 010-63218500 또한 지속해 사용한다고 공지했습니다. 하지만 아직까지는 중국어 서비스만 제공할 뿐 한국어 등 기타 언어 서비스는 제공하지 않아 우리 기업이 이용하는데 다소 어려운 점이 있는 게 사실입니다.

Q5) 중국의 상표이전 형식이 궁금합니다.

A5) 중국에서는 두 가지 경로로 상표권을 획득할 수 있습니다. 먼저, 상표출원 후 등록허가를 받아서 획득하는 것이고 두 번째로 타인이 등록한 상표의 양도나 상속 등의 방식으로 획득하는 것입니다. 그중 두 번째 경로인 상표이전은 자연인 사망으로 발생하는 상속, 개인사업자등록증 말소, 기업합병, 기업청산, 국유기업과 집체기업의 제도변경, 사법집행으로의 상표이전 등이 있습니다.

Q6) 상표가 전시회에서 사용됐습니다. 우선권을 주장할 수 있을까요?

A6) 중국 <상표법> 26조 규정은 상표가 중국 정부가 주관하거나 승인한 국제전시회에서 전시한 상품에 처음으로 사용될 경우 상품 전시일부터 6개월 내에 해당 상표에 대한 우선권 신청을 할 수 있다고 규정하고 있습니다. 우선권 증명 문서는 해당 상품을 전시한 전시회의 명칭, 전시상품에 사용된 상표의 증거, 전시일 등이 기재돼야 합니다. 우선권 증명문서는 일반적으로 전시회 주관하는 측이 발행 또는 증명합니다.

Q7) 중국에서의 상표출원 시 ‘상표설명’을 해야하는데 어떻게 기재해야 할까요?  

A7) 출원인은 실제 상황에 맞게 기재해야 합니다. 입체상표, 소리상표로 상표등록 신청을 할 경우 상표사용방식을 설명해야 하고 컬러조합 상표를 신청할 경우 문자 설명과 컬러코드 표기 및 상표 사용방식을 설명해야 합니다. 외국어 및 외국어가 포함한 상표일 경우 해당 의미를 구체적으로 설명해야 합니다. 자연인 초상을 상표도안으로 사용하는 경우 자기 초상으로 상표등록 신청 시 도안에 대한 설명이 필요하며, 타인의 초상으로 상표등록 신청 시에는 설명과 초상권 성명서 제출이 필요합니다. 설명이 필요한 기타사항은 출원인이 ‘상표설명’ 란에 기재해 보충 설명할 수 있습니다.

Q8) 니스분류는 무엇인가요? <유사 상표와 서비스 구분표>는 무엇인가요?

A8) 국제적으로 사용되는 상품이나 서비스의 표준 명칭 및 분류를 니스(NICE)분류라고 하며 니스분류는 1957년 6월 15일에 니스 외교회의에서  국제 간 협정(니스협정)으로 제정됐습니다. 니스협정의 회원국은 상표등록 시 니스분류를 사용할 의무가 있으며, 상표등록 관련 공식문서와 출판물 중 상표등록에 필요한 상표나 서비스에 있는 국제 분류의 분류번호를 표명해야 한다고 규정하고 있습니다. 중국은 1994년에 니스협정에 가입했습니다. <유사상표와 서비스 구분표>는 중국 상표주관부서에서 상표검색, 심사, 관리업무의 수요에 따라 다년간의 실천과 경험으로 각 부서의 의견을 취합해 특정 관련성이 있으며 오인을 불러일으키는 상품 또는 서비스를 조합해 제작한 것입니다. <유사상표와 서비스 구분표>는 상표심사인원, 상표대리인과 상표등록신청인이 유사상품과 서비스를 판단하는데 참고로 활용할 수 있으며, 행정기관과 사법기관이 상표안건을 처리할 때 유사상품이나 서비스를 판단하는데 참고로 활용됩니다.

 

Q9) 상표 사용 증거는 어떤 것을 포함합니까?

A9) 상표 사용 증거는 한 상표가 상품, 상품 포장, 용기 및 상품 거래문서 상에서 사용되는 구체적인 표현 형식으로 아래 사항을 포함합니다. 단, 이에 국한돼 제한되는 것은 아닙니다.

  - 접착·각인·낙인 또는 편직 등의 방식으로 상표가 상품, 상품 포장, 용기, 라벨 등에 직접 부착되거나 상품에 부가된 태그, 제품 설명서, 카탈로그, 가격표 등에 사용되는 경우

  - 상표가 상품 판매와 관련된 거래문서 상에서 사용되는 것은 상품 판매 계약서, 인보이스, 인수증, 영수증, 상품 수출입 검사 검역 증명서, 통관서류 등에 사용되는 것을 포함

 

상표가 서비스 장소 및 서비스 거래문서 상에서 사용되는 구체적인 표현 형식은 아래 사항을 포함합니다. 단, 이에 국한돼 제한되는 것은 아닙니다.

  - 상표가 서비스 장소에서 직접 사용되는 것은 카탈로그, 종업원 복장, 포스터, 메뉴, 가격표, 명함, 경품권, 사무용품, 편지지 및 기타 서비스를 제공하는데 사용되는 관련 물품 상에 사용되는 것을 포함

  - 상표가 서비스와 관련된 문서자료 상에서 사용되는 것은 인보이스, 인수증, 영수증, 송금 전표, 서비스 협의서, 유지보수 증명서 등에 사용되는 것을 사례로 들 수 있음.

 

상표가 광고 홍보, 전시 및 기타 상업 활동에서 사용되는 구체적인 표현 형식은 아래 사항을 포함합니다. 단, 이에 국한돼 제한되는 것은 아닙니다. 

  - 상표가 라디오, TV, 영화, 인터넷 등 매체에서 사용되거나 혹은 공개 발행되는 출판물에서 사용되거나 혹은 광고판, 우편 광고물 또는 기타 광고매체에서 사용되는 경우

  - 상표가 전시회, 박람회에서 사용되는 것은 전시회, 박람회에서 제공되는 상표를 사용한 인쇄물, 전시부스 사진, 전시회 참가 증명서 및 기타 자료를 포함 

  - 상표가 인터넷 사이트, 즉시 통신되는 수단, 소셜 네트워크 플랫폼, 애플리케이션 등의 매체에서 사용되는 경우

  - 상표가 QR코드 등의 정보매체에서 사용되는 경우

  - 상표가 상점 간판, 매장 인테리어 장식에서 사용되는 경우

Q10) 상표 복심 신청을 진행하는데 다시 기각한 경우에 어떻게 대응해야 합니까?

A10) 상표평심위원회(商标评审委员会)의 복심 결정에 불복할 경우 서면통지를 받은 날로부터 30일 이내에 인민법원에 제소할 수 있습니다. 이는 행정소송으로 간주할 수 있고 약 3~6개월 소요됩니다. (단, 사건별로 판결시간에 차이가 있음.) 유사상표가 존재하는 경우 해당 상표에 대한 사용 상황을 조사하고 사용한 내역 없다면 새로운 상표 출원과 함께 불사용 취소신청도 함께 진행할 것을 건의 드립니다.

Q11) 저희 회사 명칭이 변경됐는데 중국에 등록된 상표도 변경 신청해야 합니까?

A11) 중국 상표법 제49조의 규정에 따르면 상표등록인이 등록상표를 사용하는 과정에서 등록상표, 등록인명의, 주소, 기타 등록사항을 자체적으로 변경한 경우 상표국 공상행정관리부문이 시정 명령을 내릴 수 있습니다. 기한 내 시정하지 않는 경우 상표국에서 해당 등록상표를 취소하게 됩니다. 그러므로 회사 명칭만 변경한 경우 상표 변경신청을 진행하면 되고 만약 회사명칭, 회사주소, 대표자 등 전체 변경된 경우에는 상표양도 신청을 통해 상표등록 정보를 변경해야 합니다.

Q12) 등록한 상표의 분류를 변경하려고 합니다. 다시 상표출원을 해야 하나요?

A12) 중국에서는 등록한 상표의 전용권은 등록허가된 상표와 사용허가한 상품(서비스)에 제한한다고 규정해 출원인은 상표등록증에 기재된 상품(서비스) 항목이 상표전용권 보호의 상품(서비스)과 일치한 지를 판단한 후에 상표출원을 다시 진행해야 하는지 고려해야 합니다. 등록한 상표가 사용허가 범위 외의 상품(서비스)에 상표전용권 획득이 필요하다면 다시 상표 출원을 진행해야 합니다.

Q13) 현재 사용한 상표와 등록증에 기재된 상표가 완전히 일치하지 않습니다. 다시 상표출원해야 하나요?

A13) 중국에서는 등록한 상표의 전용권은 등록허가된 상표와 사용허가된 상품(서비스)에 제한합니다. 그러므로 등록한 상표의 표식을 변경해야 할 경우 다시 상표 출원을 진행해야 합니다. 

Q14) 해외 진출을 위해 여러 나라에서 상표를 신청하려면 어떻게 해야 하나요?

A14) 여러 국가에서 상표 출원을 하려면 직접 해당 국가 특허청(상표국)을 통해 해당 국가에만 상표 출원하는 방법 혹은 국제 마드리드 출원 절차를 통해 마드리드 시스템에 포함된 전 세계 104개 국가를 출원 희망 국가로 지정하는 방법이 있습니다. 중국의 경우 직접 상표를 출원해야 하며, 심사시간이 국제 마드리드 출원보다 상대적으로 짧습니다.

 

Q15) 중국 고객사와 상표 사용 허가 계약을 체결하려면 반드시 중국 상표 권리부서에 비안(备案)을 신청해야 합니까? 상표 사용 허가 계약에는 기본적으로 무슨 내용을 포함해야 합니까?

A15) 상표법과 시행세칙 상 상표허가 사용은 민사주체 간 자발적으로 발생한 민사행위입니다. 쌍방의 허가사용계약이 체결되는 즉시 법적 효력이 발생하며, 당사자가 특별히 약속하지 않는 한 다른 사람의 승인이나 확인을 거치지 않고 법률상의 분쟁이 발생할 경우 쌍방 당사자가 사법적 구제를 구할 수 있다는 원칙을 충분히 실행하고 있습니다. 그러므로 향후 상표분쟁 발생 시 권리자가 권리를 보호하기 위해서는 필요에 따라 3개월 내 상표대리기관을 통해 중국 상표국에 상표 허가 계약서 비안 신청을 제출하는 방안을 선택할 수 있습니다. 상표 사용 허가 계약에는 적어도 다음의 내용을 포함해야 합니다.

(1) 사용허가된 상표 및 그 등록번호

(2) 사용허가된 상품의 범위

(3) 사용허가 기간

(4) 상표의 표시제공방식 사용허가

(5) 면허인이 피허가자에게 등록상표를 사용하는 동안 사업자품질을 감독하는 조항

(6) 사용허가인의 상표등록 상품표시인가인의 명칭과 상품 생산지의 조항

 

자료: 왕이뉴스, 중국 국가지식산권국, KOTRA 상하이 무역관(IP데스크) 자료 종합