- 추가비용 없이 거절사유 파악할 수 있는 유연한 대응전략 채택 필요 -

 

□ Non-final 및 Final OA 

  ㅇ 미국 특허 출원을 진행하다가 Final Office Action(최종거절통지서, 이하 Final OA) 통지를 받으면 3개월(1회 3개월 연장 가능/연장 시 총 6개월) 내에 답변서를 제출해야 함. Non-final Office Action(최초거절통지서. 이하 Non-final OA) 답변서와는 달리 Final OA 답변에서는 보정에 제약이 있고 대응도 자유롭지 못하기 때문에 아래의 8가지의 대응 방안 중 어느 방안을 선택할 것인지에 대해 전략적 고려가 필요함.

  ㅇ Non-final OA는 최초거절통지서이기에 심사관은 청구항의 등록성에 대한 의견을 주며 특허 출원자는 심사관 의견에 대해 이의를 제기하거나 청구항을 심사관 의견에 따라 수정할 수 있음.

  ㅇ Final OA는 보통 Non-final OA 이후에 발급되며 심사관이 이의가 제기된 일부 또는 모든 청구항에 대해 이의를 허용하지 않겠다는 의견을 내면 출원자는 청구항을 수정하거나 다시 이의를 제기할 수 있음.

    - 이는 Non-final OA의 대응과 비슷하지만 Non-final OA와 달리 Final OA 답변 및 대응에는 더 많은 비용이 수반됨.

  ㅇ 거절통지서의 대응의 범위가 현격히 줄어듦.

    - 보정의 범위가 상당히 제한되며, Final OA 후 출원인의 보정은 다음 중 한 가지를 선택할 수 있음.

      · 거절된 청구항의 삭제

      · 청구항에 대한 형식적 요건을 만족하도록 하는 정정

      · 거절된 청구항을 심판에서 보다 나은 형태로 고려되도록 하는 보정

      · 거절된 청구항을 수용하는 보정

  ㅇ Final OA가 발급될 때 일반적으로 출원자는 Request for Continued Examination(계속심사청구, 이하 RCE)를 신청해 심사를 계속 연장시킬 수 있음.

    - 심사관이 RCE와 답변에 만족하면 Non-final OA 또는 Notice of Allowance(등록결정서, 이하 NOA)를 발급하나, 심사관이 RCE와 답변에 만족하지 않을 경우 Final OA를 발급함.

 1. After Final OA Response

 

  ㅇ 간단한 보정이나 의견안으로 답변을 작성해 특허청 심사관에게 보내는 대응이며, 통상적으로 복잡한 사안에 대한 것은 심사관들이 리뷰하지 않기 때문에 보정범위가 상당히 제한됨.

 2. RCE(Request for Continued Examination)

 

  ㅇ 보정이 필요한 경우 일반적으로 선택되며 RCE를 제출하면 처음부터 심사가 다시 시작되기 때문에 비싼 관납료를 다시 납부해야 함.

  ㅇ 심사가 지체되는 경우도 많음.

  ㅇ 첫 번째 RCE 제출 시 비용은 1200달러이며, 두 번째 RCE 제출 시 비용은 1700달러임. 

 3. After Final Consideration Pilot 2.0 (이하 AFCP 2.0)

 

  ㅇ 이 대응은 After Final OA Response의 일종인데, 축소보정이 반드시 필요하고 인터뷰에 응해야만 함.

    - 사안이 복잡한 경우는 여전히 리뷰를 받지 못할 수 있음.

  ㅇ (마감일) 개선된 파일럿 프로그램인 AFCP 2.0 시행기간은 최근에 연장돼 2017년 9월 30일까지 이용 가능함.

  ㅇ (AFCP 2.0 를 이용하는 이유) 본 파일럿 프로그램을 통해 Final OA 이후의 대응 범위가 한층 넓어지게 됐으며, 등록이 안될 경우 심사관으로부터 직접 미등록 사유를 들을 수 있음.

    - Final OA가 발행된 이후에 넓어진 대응범위 안에서 더 다양한 전략을 구사할수 있게 됨. 또한 그 전략이 실패하더라도 RCE를 진행할지, Appeal로 갈 것인지, 포기할 것인지 등의 다음 대응전략을 효율적으로 결정할 수 있게 됨.

    - 심사관은 3시간(실용특허출원의 경우 3시간, 디자인특허 출원은 1시간)을 더 투입해 보정된 출원발명에 대한 거절이유에 대한 극복 여부를 판단함.

    - 추가적인 심사 결과, 등록 가능한 상태라고 볼 수 없다면 심사관은 반드시 출원인에게 인터뷰 수행 여부를 물어봐야 함.

   ㅇ (요건 총족 여부) 답변 제출 시, AFCP 2.0을 신청한다는 Form(PTO-2323)을 제출해야 하고 최소한 하나의 독립항을 보정하는 보정안을 포함해야 함. 또한 발명의 범위를 넓혀서는 안됨.

  ㅇ (절차) AFCP 2.0을 신청하며 보정안을 제출하면 원래 받아 주지 않는 보정이라도 심사관이 3시간 이내 해결할 수 있다고 판단하면 받아주며 보정된 청구항에 기초해 등록가능성을 판단 받음. 만약 결과적으로 아직 부족하다고 판단될 시 심사관과의 인터뷰를 통해 설명을 들을 수 있게 됨.

  ㅇ (비용) 추가 관납료 없음.

 4. Post-Prosecution Pilot Program(이하 P3 Program) 

  ㅇ AFCP 2.0과 Pre-Appeal이 혼합된 프로그램

  

  ㅇ (요건 총족 여부) Final OA를 받은 후, 2개월 안에 Request Form(Certification and Request for Consideration under the Post-Prosecution Pilot Program, P3)을 제출해야 하고 제출 시기는 Notice of Appeal 제출 전이여야 함.

    - 5페이지 이내로 Final OA의 답변을 제출하고 그 외에 선택적으로 독립항을 보정하는 보정안을 포함할수 있으나, 단 발명의 범위를 넓혀서는 안됨.

    - P3 제출 시 Pre-Appeal 또는 AFCP 2.0를 제출할 수 없음.

  o (절차) 특허청에서 출원자에게 P3 회의일시를 잡아 통보하며, 회의 때 출원자는 심사관의 패널 앞에서 구두 발표를 20분 안에 해야 함. 

  o Notice of Decision from Post-Prosecution Pilot Program(P3) Conference (PTO-2324)로 통해 심사원들의 결정을 알 수 있게 됨.

    - 심사원들은 3가지 결정 중 하나를 통보함: 1) 최종거절통지서 지지, 2) 등록결정서 발급 또는 3) 새로운 OA발부

   o (비용) 추가 관납료 없음.

 5. Pre-appeal Brief Conference 

  ㅇ Appeal 전 간이 리뷰를 받을 수 있는 제도

  ㅇ 5페이지 이내로 의견서를 제출하면 심사관 3인 합의체가 리뷰해 거절을 철회/유지할지에 대한 여부를 결정하게 됨.

    - 거절이 유지되면, 정규 Appeal 절차로 진행됨. 

 6. Appeal  

 

  ㅇ 심판부(PTAB)에 불복 심판을 하는 절차이며, 일반적으로 비용이 많이 들고 시간도 많이 소요되지만 정확한 법률판단을 받을 수 있다는 장점이 있음.

 7. Continuation  

 

  ㅇ 원출원을 포기하고 Continuation을 출원하는 방법이 있음.

   o 출원 시 청구항을 자유롭게 가감할 수 있는 것이 장점임.

     - 예로, 장치발명으로 거절을 받았다면 방법발명으로 출원을 하는 전략이 있을 수 있음. 

 8. Abandonment

  ㅇ 특허 등록을 포기하는 것도 가능하며 무대응으로 포기 처리된 경우는 추후 Petition을 통해 해당 출원 건을 부활시키는 방법도 있음.

□ 시사점

  ㅇ 최종 거절을 받아도 위의 여러가지 대응방법이 있는 바, 이 중에서 해당 특허 출원 전략에 맞게 선택할 수 있음.

  ㅇ AFCP 2.0는 최근에 연장됐으나 내년에도 연장 될지는 미정이기 때문에 2017년 9월 30일까지 이 제도를 이용하는 것을 고려해 볼 수 있음. 새로 도입된 파일럿 프로그램 P3 역시 이용 필요 여부에 대해 고려해 볼 필요가 있음.

  ㅇ AFCP 2.0 및 P3를 이용하면 불필요한 RCE를 신청해 출원인의 출원비용이 과도하게 불어나는 상황을 방지할 수 있는 장점이 있음.

  ㅇ 또한 AFCP 2.0과 P3제도는 추가 비용이 수반되지 않는 동시에 심사관과의 대화를 통해 특허 청구항을 정정 또는 허여받을 수 있는 가능성을 높일 수 있는 기회가 될 수 있기 때문에 이 대응방안 이용을 적극적으로 고려해 볼 필요가 있음.

    - 거절통지서를 받아도 거절 이유에 대한 설명을 직접 심사관으로부터 들을 수 있기 때문에 추후 대응 전략 수립에도 도움이 되는 제도임.

자료원: KOTRA 내부자료, https://www.hdp.com/blog/2016/07/10/it-aint-over-till-its-over/, http://patentpharos.blogspot.com/2013/12/after-final-consideration-pilot-20-afcp.html, 이기석 변호사/변리사의 미국특허 실무통신 blog 및 KOTRA 뉴욕 무역관 자료 종합