무방비 상표 라이선싱 계약을 피하기 위한 3가지 유의사항

□ 지재권 라이선싱(intellectual property licensing) 계약

 ○ 지재권자가 타인에게 해당 지재권에 대한 일정 영역을 계약기간 동안 양도하는 계약으로, 보통 사용권 계약이라 할 수 있으며, 사용에 대한 일정 제한과 조건 등을 포함한 계약서를 의미함.

 ○ 모든 지재권(특허, 상표, 저작권 등) 사용을 지재권 라이선싱 계약서로 허가할 수 있음.

□ 무방비 사용권 설정

 ○ 무방비 사용권 설정은 상표권자가 타인에게 사용권만을 설정하고, 그 상표가 어떻게 사용돼야 하는지 또는 어떤 상표에 사용돼야 하는지 등에 관한 구체적인 내용을 규정하지 않은 사용권 설정을 의미함. 

 ○ (적용 대상) 무방비 라이선싱 계약은 지재권 중 상표에만 적용됨.

  - 상표와 달리 특허, 저작권, 영업비밀 등 라이선싱 계약서에 품질관리 요건 없음.

 ○ (적용 효과) 무방비 사용권 설정으로 판단되면 상표권자는 해당 상표를 상실하게 됨.

 ○ (적용 요건) 상표 품질관리 여부는 무방비 사용권 설정 판단할 때 중요

  - 상표는 소비자들에게 상표의 출처와 출처에 대한 신뢰를 부여하는 기능을 하는 바, 라이선싱으로 인해 해당 상표의 출처가 여러 곳으로 소비자들에게 혼돈을 일으키게 되면 무방비 사용권 설정이라 판단, 상표권을 상실하게 됨.

  - 상표권자의 상표가 무방비 사용권 설정이라 판단되는 경우, 타인에게 성공적으로 침해 소송 제기를 할 수 없게 됨.

  - 결론적으로 라이선싱 계약 체결 시, 상표권을 유지하기 위해서는 계약서에 반드시 해당 상표의 품질관리에 대한 조건 등을 포함시켜야 함.

 ○ (판례를 통해 본 상표 품질관리 여부 판단 예시) 라이선싱 계약서 자체가 없거나, 계약서에 품질관리에 대한 조항을 넣지 않는 경우만으로도 법원은 무방비 사용권 설정으로 봄.

  - 판례는 상표권자는 타인에게 이메일로 묵시적 실시권을 허락했고, 상업 의도로 상표 사용하는 것을 제한해 품질관리 유지했다는 주장에 대해, 이 사실만으로는 품질관리를 한 것으로 볼 수 없다고 판단함.

  - 반면, 계약서가 없거나 계약서에 품질관리 조항이 없다 해도 실제로 충분한 품질관리를 실행했음을 입증하면 상표권 유지가 가능함.

  - 예를 들어, 판례에 따르면 와인업체 A사가 와인 가게 B사에 와인 상표에 대한 라이선싱을 해준 경우, B사가 몇 가지 소수 와인제품만 선택해서 와인 시음(wine tasting)을 한 것에 대해 법원은 품질관리를 한 것으로 볼 수 없다고 판단함. 와인 가게 B사는 적어도 라이선싱한 와인을 체계적으로 와인 시음의 대상으로 선정을 했어야 한다고 법원은 판단함. 와인 시음을 위해 와인 전문가를 고용했거나, 와인업체 A사의 상표가 쓰이는 와인 중 미리 몇 병을 시음할 것인지 정했다면 품질관리 입증 가능성이 높아졌을 수도 있었음.

  - 또한, 빵 재료(baking mix) 제조업체에 대해 법원은 정해진 관리점검제도가 없어 업체의 상표로 쓰인 제품은 기준 없이 사용 및 판매됐기 때문에, 법정은 재료 제조업체에 품질관리를 하지 않았다고 판단함.

  - 결론적으로 상표권자는 품질관리 관련, 일정 기준에 따라 일정 조치를 취했음을 증명해야 함.

□ 시사점

 ○ KOTRA 뉴욕 무역관에 지재권 상담 문의를 해온 한국 업체 A사는 미국 현지법인 설립 추진 전, 여러 미국 업체들과 상표권 계약을 체결해 현지 판매를 하던 중, 이를 알게 된 미국 업체들과 사용 허락을 한 범위 등과 관련해 상표 분쟁을 겪고 있음.

  - 뉴욕 IP-DESK에서는 결론적으로 상표권자인 A사에 대해, 해당 업체가 같은 지역 내에서 여러 업체들과 상표 라이선싱 계약을 체결한 사실에 대해 기존 판례로 비춰볼 때 상표권자가 적절한 품질관리를 했다고 보기 어려울 수 있음을 조언함.

 ○ 무방비 상표 라이선싱 계약으로 인정되는 것을 회피하기 위해 유의할 사항 3가지

  - 상표 라이선싱 계약서 체결 시, 계약서에 품질관리에 대한 조항이나 제한 등을 삽입해야 함.

  - 계약서에 해당 내용 명시 외에도, 실제 품질관리를 실행해야 하며, 추후 분쟁 발생 시를 대비해 해당 내용에 대한 증빙을 잘 보관해야 함.

  - 반면, 상표 라이선싱 계약서에 불필요하게 구체적인 내용을 넣는 경우 프랜차이즈 계약으로 인정돼, 해당 계약에 대해 보다 엄격한 조건 등을 규정하고 있는 연방 및 주 프랜차이즈법의 적용을 받을 수 있음에 유의해야 함.

자료원: 네이버, Finnegan, InsideCounsel, BloombergBNA 및 KOTRA 뉴욕 무역관 자료 종합