미국에서 외국 유명상표를 유사하게 쓰는 경우 참고해야 할 3가지

 

 

 

미국에는 상표등록을 하지 않은 채 해외시장 수출을 통해 해외에서 해당 제품 상표가 유명상표가 된 경우, 다른 업체가 그 상표를 먼저 미국에 등록해 미국에서 판매하는 경우 어떤 침해 또는 문제가 발생할 것인가에 대한 미국연방고등법원의 판결이 나와 우리 기업들의 주의가 요구됨.

 

바이엘 제품(좌)과 벨모라 제품(우)

 

 

□ 바이엘과 벨모라의 FLANAX 진통제를 둘러싼 상표 전쟁 경위

 

 ○ 바이엘은 나프록센 소듐(naproxen sodium)을 원료로 한 진통제를 멕시코에서는 FLANAX라는 상표로, 미국에서는ALEVE라는 상표로 판매함.

 

 ○ 경쟁업체 벨모라는 바이엘의 FLANAX 상표가 멕시코 시장에서 널리 인기를 끌자, 바이엘이 미국에서 FLANAX 상표 등록을 하지 않았음을 이용해 미국 특허청에 해당 상표 등록 신청을 함.

 

 ○ 이에 바이엘은 벨모라의 'FLANAX' 상표 등록 취소 요청을 미국특허청에 제출함.

 

□ 미 특허청 상표심판위원회 결정 - 바이엘 승(벨모라 상표 등록 취소)

 

 ○ 상표심판위원회는 벨모라가 의도적으로 멕시코 시장 유명 상표인 FLANAX의 명성을 등에 업기 위해 해당 상표와 동일한 상표를 미국 특허청에 등록한 것으로 판정, 해당 상표 등록 취소 결정을 내림.

 

□ 1심(미국지방법원) - 벨모라 승(상표심판위원회 결정 파기)

 

 ○ 바이엘은 당사자 적격이 없다고 판시함.

  - 바이엘은 벨모라의 상표 등록으로 인해 받은 피해가 없었고, 바이엘은 미국에 FLANAX 상표를 등록하지 않아 아무런 권리를 보유하고 있지 않다고 판단함.

 

 ○ 당사자 적격을 갖추기 위한 요건 2가지를 판시함.

  - 첫째, 원고는 영업 피해를 입증해야 함.

  - 바이엘은 미국 시장에 FLANAX 이름으로 판매할 예정이 없었고 미국특허청에 상표 등록도 하지 않아, 미국 시장 내에서 FLANAX 이름으로 피해가 있었음을 입증하지 못했다고 판정함.

  - 둘째, 영업 피해에 대한 인과관계를 입증해야 함.

  - 바이엘은 미국 시장에 FLANAX 이름으로 판매하지 않아, 벨모라의 미국 영업은 바이엘에게 경제적으로 타격을 입히거나 이미지를 손상시킬 우려가 없다고 판시

 

□ 2심(미연방고등법원) - 비이엘 승(1심 판결 파기 환송)

 

 ○ 고등법원은 미국 상표 출원 및 등록은 당사자 적격의 전제조건이 아니며, 피고인의 행위로 인해 원고가 미국에서 손해를 입었는지를 판단해야 한다고 판시

 

 ○ 원고가 자신의 피해를 입증할 수 있다면 미국 상표 출원 및 등록이 돼 있지 않다 해도 미국에서 소송을 제기할 수 있다고 판시

 

 ○ 법원은 상표보다 피고인이 허위연계와 허위광고를 했는지에 대해 집중함.

  - 허위 연계(False Association)

  - 고등법원은 벨모라의 허위연계로 인해 바이엘에게 영업 피해 가능하다고 판단함.

  - 벨모라는 '소비자들에게 벨모라의 FLANAX가 바이엘의 FLANAX와 같다는 착각을 일으키게 해 소비자들이 바이엘의 제품들을 구매하지 않게 했다'는 바이엘의 주장이 일리가 있다고 판시

  - 벨모라의 허위연계 때문에 바이엘 약품 구매 소비자가 줄어 경제적인 타격을 입었는지에 대해 바이엘은 당사자 자격 있으므로 미 지방법원에 영업피해 인과관계를 입증해야 한다고 함.

  - 허위광고(False Advertising)

  - 허위광고법(false advertising under the Lanham Act)은 소비자들 보호하기 위한 법이므로 고등법원은 벨모라가 바이엘의 이미지 이용해 FLANAX 이름을 바이엘과 연관시켜 허위광고를 했고, 이로 인해 바이엘이 고객들을 잃는 한편 이미지 저하, 경제적인 피해 가능성이 있다고 보고, 당사자 자격으로 바이엘이 소송을 진행할 수 있다고 판단함.

 

□ 이번 판결이 우리 기업들에 시사하는 3가지 주의사항

 

 ○ (주의사항 1) 우리 중소/중견기업 경우 외국 시장에서 어느 정도의 제품 식별력을 획득하고 있고, 해당 제품을 미국 시장 내에서 다른 경쟁업체가 유사한 상표로 똑같이 사용하고 미국 내에서 해당 상표 등록을 하지 않고 있는 경우라 하더라도, 성공적으로 미국 특허청에 경쟁업체의 상표 취소 요청을 할 수 있을 것으로 보임.

 

 ○ (주의사항 2) 반대로 미 특허청에 상표 등록돼 있지 않은 상표가 있는 경우, 해당 상표를 우리 기업이 미국 시장에서 사용하는 경우 발생 시, 해당 상표를 외국에서 사용 중인 미국 기업은 우리 한국 기업에 대해 상표 침해 소송을 제기할 수 있음에 유의

  - 미국 시장에서 특정 상표를 사용하기 전에, 해당 상표가 미국 외의 다른 나라에서 이미 상표 등록이 돼 있는지 사전에 검색해볼 필요가 있음

 

 ○ (주의사항 3) 미국 내에서 자사 제품 상표를 보호받고 싶은 경우, 미국특허청에 상표 등록을 해야만 상표권 침해자에 대해 확실히 주장할 수 있음.

 

 ○ 미국특허청에 상표 출원 당시 해당 상표를 사용하고 있지 않는 경우라 하더라도, 등록결정통지서(Notice of Allowance)를 받은 후 6개월 안에 상표사용확인서(Statement of Use)를 제출하면 일반적인 경우와 동일한 효력을 발휘하는 점 참고

 

 ○ 고등법원은 당사자 자격에 집중했으므로 상표 취소 요청 승소의 여부는 지켜봐야 함.

 

 ○ 연방법원의 판결이 아니기 때문에 아직은 미국 전체에 적용하지 않음.

 

 

자료원: Fitzpatrick; WilmerHale; the TTABlog 및 KOTRA 뉴욕 뮤역관 자료 종합