미국 상표출원 기반 공략(하)

- 미국 내 진출시점 고려해 전략적인 출원 필요 -

- 미국 외 다른 국가에서 유사상표 발견 시, 최대한 빨리 미국 상표출원 준비 -

□ 미국 상표출원

 ○ 미국 상표출원 신청률

  - 미국에서는 향후 사용 의도 기반인 ‘Section 1(b) Intent to use’의 상표출원 신청이 가장 높아 2015년 기준 48% 차지

  - 실제 사용기반(In Commercial) ‘Section 1(a) Actual Use’의 상표출원 신청은 36%에 달함.

  - 마드리드 국제 출원 기반은 10%, 한국 등록 등 해외 상표출원 기반 신청은 6% 차지

 미국 2015년 상표 기반별 출원율

□ 상표출원 기반 결정 시 주의사항

 ○ 사용 실적서 기한 내 제출

  - 미국 내 판매를 증명하는 사용 실적서는 기한 내 제출돼야 하며, 미국 진출시기를 고려해 출원 시점을 결정하는 것이 중요

  - 향후 사용 의도 기반으로 상표를 출원하는 경우, 실적서 제출을 최대한 연장하더라도 6개월씩 5번, 총 30개월이 최대 연장기간임.

  - 대략 3년 안에 미국 진출 계획이 없다면 출원 보류가 타당

  - 한국 등록 상표를 바탕으로 출원해 사용실적서 제출을 면제받더라도 등록 후 6년 안에는 사용실적서를 제출해야 하므로, 미국 내 사용실적을 쌓는 것이 중요

 ○ 실제 사용기반 상표출원으로 간단하고 빠르게 출원

  - 이미 미국 내 판매를 하고 있는 경우, 실제 사용기반으로 출원이 이루어져야 함.

  - 미국 진출을 준비하고 있는 경우 미국 내 판매를 시작하고, 이를 바탕으로 사용 실적서를 준비해 출원하는 것이 가장 빠르고 간단하게 출원하는 방법으로, 추가 법률 비용을 절감할 수 있음.

 ○ 중국 등 타국에서 경쟁기업의 유사상표 사용 움직임 및 동향 확인 시, 최대한 빨리 미국 상표출원 준비

  - 미국 외 다른 국가에서 우리 기업의 상표와 유사한 상표를 악의적으로 이용하는 경쟁사의 움직임이 포착된 경우, 아직 미국에 진출하지 않았다 하더라도 향후 사용 의도 기반으로 최대한 빨리 출원 날짜를 확보하는 것이 가장 중요

  - 한국에 출원한 지 6개월이 지나지 않은 상표가 있다면 해외출원 상표 기반으로 미국에 출원해 한국 상표 출원 날짜를 소급 적용받을 수 있어 활용 가능

□ 미 상표청의 '상업적 용도'에 대한 판례와 해석

 ○ Automedx Inc. v. Artivent Corp., 95 USPQ2d 1976 (TTAB 2010)

  - 이동식 의료 호흡기 제품의 시범 모델을 군대에 판매한 실적도 상업적 용도로 인정한다는 판례로, 원고   Automedx는 미국 군대에 시범 모델을 판매한 실적을 바탕으로 상표의 우선권 주장. 피고 Artivent측은 시범모델 판매는 상업적 용도로 인정되지 않는다고 반박

  - 법원은 상업적으로 판매를 위한 작은 수량을 특정 기관에 판매해도 판매실적으로 인정할 수 있다는 판결을 내렸으며, 시범 판매가 주는 혜택이 크기 때문이라고 사유를 밝힘.

  - 구매자는 대량으로 제품을 구매하기 전에 시범 판매를 통해 제품을 실험할 수 있고, 판매자 혹은 제조업체는 시범 판매 실적을 토대로 제품의 질을 향상시킬 수 있는 좋은 기회이기 때문에 이러한 상호이익은 '상업적 용도'로 인정된다는 판례임.

 ○ Planned Parenthood Fed’n of Am., Inc. v. Bucci, 42 USPQ2d 1430 (S.D.N.Y. 1997), F.3d 920 (2d Cir. 1998)

  - 타 기업 상표를 도메인 이름으로 사용하는 것만으로도 ‘상업적 용도’로 사용됨을 증명하는 판례

  - 원고 Planned Parenthood는 미 정부 지원을 받는 여성 전문 클리닉으로 'Planned Parenthood'라는 상표를 1922년부터 사용. 피고 Bucci는 www.plannedparenthood.com 이라는 도메인을 무단으로 사용함.

  - 법원은 피고의 무단사용이 세 가지 사유로 ‘상업적 용도’에 해당된다는 판결을 내렸음. 첫째로, 피고는 원고의 상표를 본인의 책을 홍보하기 위해 사용했음. 둘째로, 피고는 후원금 유치를 위해 원고의 상표를 사용. 셋째로, 피고는 원고의 상업적 피해를 야기하기 위해 악의적으로 해당 상표를 사용했다고 판결

 ○ Honda Motor Co., v. Winkelmann, 90 USPQ2d 1660(TTAB 2009)

  - 해외에서 상표 등록 및 상표청에 출원을 신청한 것만으로는 미국 내 사용 의도를 입증하기에 불충분하다는 판례

  - 원고인 혼다는 ‘Civic’이라는 상표의 소유자로 독일 기업인 피고 'V.I.C.' 상표의 미국 내 사용을 금지시키는 소송을 제기

  - 피고는 ‘상업적 사용’의 근거로 미 상표청에 해당 상표를 출원했으며, 해외 인터넷 웹사이트에 해당 상표가 명시됐다고 주장. 그러나 법원은 해외 인터넷 웹사이트에 상표를 명시한 것만으로는 ‘상업적 용도’로 인정하지 않으며, 특히 해외 웹사이트가 영어가 아닌 외국어로 표기돼 있는 경우 미국 내에서 상표를 사용할 의사(intent to use)로 간주되지 않음을 토대로 불충분 판결을 내림.

 ○ In re Port Auth. of N.Y., 3 USPQ2d 1453, 1455 (TTAB 1987)

  - 해당 서비스가 시작되기 전에 앞선 서비스 관련 광고 및 홍보에 사용한 자료는 사용실적으로 부족하다는 판례로, 홍보자료를 실적으로 인정받기 위해서는 반드시 해당 제품의 실질적인 판매가 있어야 함.

□ LA IP Desk 상표출원 사례

 ○ 실제 사용기반 상표출원

  - 의류제품을 판매하는 A사의 경우 미국에 정식 유통업체나 바이어는 없으며, 수년간 미국의 전시회에 참여해 현금으로 샘플을 판매해왔으나 관련 영수증은 없었음.

  - 전시회 참가 당시, 상표가 찍힌 제품의 팜플렛 사진은 사용실적으로 제출이 가능하나 실제 상업적인 사용이 있었는지 문제가 제기될 경우, 전시회에서 샘플 판매는 형식적이며 일회적인 판매로 판정될 수 있음.

  - 이러한 경우, 미국 내 상업적인 사용이 있었다고 보기 어려워 실제 사용기반으로 출원할 수 없음.

  - 중국 경쟁업체의 유사상표 도용이 포착돼 미국 상표출원이 급박했으나, 정식 바이어를 찾기가 어려워 LA IP DESK는 Amazon과 Ebay 등의 온라인 마켓플레이스를 활용해 판매를 시작해 미국 내 사용실적으로 활용할 것을 안내

  - 소량의 제품이라도 꾸준한 판매가 이루어져야만 사용실적으로 문제없이 인정받을 수 있음을 안내했고, 해당 기업은 차후 실제 사용기반으로 상표출원 성공

 ○ 한국 상표를 이용해 미국 출원

  - 유아용 장난감을 판매하는 B사는 한국과 중국에 상표를 출원해 선점

  - 중국 판매가 증가함에 따라 중국 기업들이 미국에 모조품을 판매해 상표를 선점할 것이 우려돼, 한국에 상표를 등록하고 해외 등록 상표 기반으로 미국에 상표출원해 상표 선점에 성공

□ 시사점

 ○ 미국 진출을 준비할 경우에는 빠른 상표출원 필요

  - 미국은 중국과 더불어 최대 상표국 가운데 하나이므로, 많은 상표가 이미 상표청에 출원 또는 등록돼 있어 미국 진출을 준비하고 있을 경우 빠른 상표 확보가 가장 중요

 ○ 타국에서 우리 상표를 도용한 악의적인 경쟁사가 있다면 해당 기업에 대한 지속적인 모니터링 필요

  - 중국 기업들은 아마존 또는 이베이를 통해 손쉽게 모조품을 미국에 유통하고 있으며, 중국산 제품들의 아마존 및 이베이 거래량은 급속히 증가하고 있음.

  - 중국 기업이 아마존 또는 이베이에서 우리 기업 상표를 허가 없이 도용하거나 유사한 모조품을 판매하는 것이 포착되는 경우, 우리 기업이 먼저 미국에 진출하지 않는 한 우리 기업은 미국 내에서 우리 상표에 대한 선사용자로서의 권리를 부여받을 수 없음.

  - 중국 등 타국에서 우리 상표의 모조품이 활발히 유통되고 있는 경우, 최대한 빨리 미국 진출을 준비하고 향후 사용 의도를 기반으로 상표출원을 해 우리 상표에 대한 권리를 선점해야 함.

자료원: Trademark Manual of Examining Procedure(TEMP) Chapter 900, Trademark Trial and Appeal Board Cases(TTAB), 미 상표청 통계 자료 및 KOTRA 로스앤젤레스 무역관 자료 종합