애플은 음악 스트리밍 서비스에 대해 ‘애플 뮤직(Apple Music)’ 상표권을 주장할 수 없게 됐다. 연방순회항소법원이 2023년 4월 4일에 판결(Bertini v. Apple, Inc. 사건) 한 바에 따르면, 3명의 합의체에서 판사들은 특허상표청 상표심판원(Trademark Trial and Appeal Board, 이하 ‘TTAB’)의 2021년 애플과 재즈 뮤지션 찰스 버티니(Charles Bertini)간의 결정을 뒤집었다. 2021년 TTAB 절차에서 찰스 버티니는 애플이 ‘애플 뮤직’ 서비스를 출시한 2015년보다 30년 전인 1985년부터 본인이 ‘애플 재즈(Apple Jazz)’라는 상표를 사용하고 있었으므로 애플 측에서 라이브 음악 공연(스트리밍 포함)에 대한 상표권으로 ‘애플 뮤직(Apple Music)’을 등록할 수 없다고 주장한 바 있는데, 법원이 이러한 찰스 버티니의 주장에 힘을 실어준 것이다.

연방순회항소법원은 애플이 비틀즈의 레코드 회사인 ‘애플 군단(Apple Corps)’으로부터 구매한, 주로 축음기 음반에 대해 1968년 등록된 ‘애플(Apple)’이라는 상표에 ‘애플 뮤직(Apple Music)’이라는 상표 신청서를 등록상표 전환을 통해(tacking) 애플과 함께 쓸 수 있도록 TTAB이 허용해 찰스 버티니의 1985년 ‘애플 재즈(Apple Jazz)’에 앞선 우선일자를 갖도록 한 것이 잘못됐다고 판단했다.

인지도 있는 브랜드를 만들어 가는 것은 상당한 시간과 비용이 소요된다. 비즈니스에서 지속적으로 사용되는(continuous use in commerce) 상표는 특별한 예외가 없는 한, 저작권이나 특허와 달리 만료일을 갖지 않는다. 이처럼 따로 상표권으로 등록하지 않아도 비즈니스에서의 사용에 기반한 상표권을 보통법(common law)에 의한 상표권이라고 부른다. 현대의 마케팅 환경에서 기업은 계속해서 변화에 적응해 갈 수밖에 없는데, 이때 기존의 기업 브랜드인 상표권을 유지하면서도 시대에 맞는 디자인으로 상표가 변화하는 것을 수용하는 원칙이 바로 Tacking(태킹, 등록상표 전환) 원칙이다. 기업의 입장에서는 소중한 자산인 브랜드와 상표를 지키면서도 기존 이미지를 시대에 맞게 수정하는 것이 중요하기에 Tacking 원칙은 브랜드와 상표를 유지하려는 기업에 유리하게 적용될 수 있다. 법원에서도 상표 소유자가 상표를 조금씩 변경할 때마다 상표의 우선권이 매번 인정되지 못하는 경우에는 소비자의 기호, 미적인 발전, 또는 새로운 광고 및 마케팅 스타일에 대응해 상표를 변경하는 것을 상표 소유자로 하여금 단념할 수 있도록 할 수 있기 때문에 Tacking 원칙을 허용한다고 판시했다.

애플과 재즈 뮤지션 찰스 버티니 간의 상표 분쟁을 통해 보통법상 상표권의 개념과 Tacking 원칙을 살펴볼 필요가 있겠다. 오래도록 쌓아온 기업의 자산인 상표와 브랜드를 지속적으로 지켜나갈 수 있는 한 가지 방법으로써 Tacking 원칙을 살펴보고 이를 잘 활용해 100년 넘게 꾸준히 브랜드를 유지해 온 몰튼 소금과 50년간 브랜드 이미지를 지켜온 스타벅스 상표의 사례도 함께 검토가 필요하다. 

보통법상 상표권의 발생

미국에서 물건이나 서비스를 판매하는 경우 상표를 선택해 상품이나 서비스에 사용하면 보통법에 의해 상표가 보호된다. 한편, 연방상표법에 따라 등록된 상표는 미국 특허상표청에 비치된 상표등록부에 등록돼 공시된다. 특히 상표가 연방상표법상의 ‘주 등록부(Principal Register)’에 등록되는 경우 1) 상표 등록의 유효성 2) 등록상표의 소유권 3) 등록상표의 배타적인 사용권에 대한 일응의 추정력 등의 효력이 발생하지만 보통법상의 상표권은 법원에서의 상표권 침해 소송, 특허심판원에서의 상표 등록의 이의신청 또는 상표 등록의 취소심판 사건과 같은 상표와 관련된 구체적·개별적인 쟁송사건에서 상표권자의 상표의 최선사용(priority)과 사용 지역 등에 대한 주장과 입증을 통해 인정되는 권리이다.

미국은 이처럼 보통법상의 상표권이 상표소유자의 상표의 선택과 상품에 대한 상표의 ‘실제 사용’에 의해서 발생하는 ‘사용주의’를 취하고 있다. 즉, 실제로 상표를 사용해야 지만 보통법상의 상표권이 발생하고 미국에서 상표권을 취득하기 위해서 반드시 연방상표법이나 주상표법에 따라 상표를 등록할 필요는 없다. 연방상표법에 따라 상표를 등록하는 행위는 상표권을 ‘창설’하는 것이라기보다 상표소유자의 상표 사용으로 창설된 상표권을 특허청 심사관이 ‘확인’하는 행위라고 할 수 있다. 연방상표법에 따라 등록하지 않은 미등록상표라고 하더라도 상표소유자가 상표를 미국 내 주 간의 상거래 또는 외국과의 상거래에서 상품에 실제 사용한 경우, 연방상표법 제43조(a)항에 의해 보호된다. 다만, 그 상표권의 지역적 범위는 ‘미국 전역’으로 확대되지 않고 원칙적으로 상표가 실제 사용된 지역으로 한정되며 위에서 언급한 연방상표법에 따른 상표 등록에 수반되는 다양한 혜택은 향유할 수 없다.

통상의 영업활동 과정에서 사용

보통법상 상표의 사용으로 인정받아 상표권이 발생하기 위해서는 일반적으로 다음의 요건들을 충족시켜야 한다. 1) 상표는 ‘통상의 영업활동 과정’에서 ‘충분하게’ 사용해야(use in the ordinary course of business) 한다. 2) 상표는 상품에 ‘부착(affixation)’해 사용해야 한다. 3) 상표는 ‘진정한 의사’로 사용해야(bona fide use) 한다. 이 중 ‘통상의 영업활동 과정’에서 사용해야 하는 요건이 Tacking 원칙과 연관이 있다.

상표는 통상의 영업활동 과정에서 사용해야 보통법상의 상표권으로 인정되는데, 이 때 ‘사용’은 상품을 시장에 내놓는 것과 같이 ‘공공연한 사용(open and public use)’이어야 한다. 따라서 회사 내부적인 사용은 소비자에 대한 사용이 아니기에 상표의 사용으로 인정되지 않는다.

Tacking(등록상표 전환) 원칙

Tacking 원칙(Tacking Doctrine)이란, 상표권자가 처음에 사용한 원상표 또는 연방상표법에 따라 등록한 상표를 ‘법률적 동일성(legal equivalents)’이 유지되는 범위 내에서 그 구성 중 일부분을 변경해 사용한다 하더라도 변경된 상표의 사용으로 인해 상표소유자나 상표권자가 갖는 보통법상 또는 연방상표법상의 권리나 이익을 상실하지 않는 원칙을 말한다. 즉, 상표권자가 원상표의 최초 사용일과 원상표의 모든 권리는 유지하면서도 상표를 변경할 수 있도록 하는 원칙이다. 다만, 변경된 상표는 원상표와 ‘동일하고 지속적인 상업적 인상(the same, continuing commercial impression as the original mark, 법률적 동일성(legal equivalents)과 같은 의미)’을 주며, 구매자들로 하여금 같은 상표라고 간주돼야 한다. Tacking의 기준과 관련해 연방순회항소법원은 상표권자가 '서비스를 제공하는 수단에 업데이트가 있는 경우' 또는 '제품의 미세한 변화가 있을 경우' 그리고 '소비자들이 시장에서 기존 상표를 연계할 수 있는 상황'에서만 적용이 가능하다고 보고 있다.

특정한 상표(A)를 원래 쓰던 중에 구성 부분 중 일부분을 변경해 변경된 상표(A’)를 사용하는 경우 가장 문제가 되는 것은 A’ 상표의 사용일이 A’ 상표의 실제 사용일인지 아니면 A 상표의 사용일로 소급할 것인지의 문제이다. 이 경우 A’ 상표가 A 상표와 본질적으로 다르거나 성질이 변화하지(materially differ from or alter the character) 않아 A 상표와 A’ 상표가 소비자에게 ‘동일하고 연속적인 상업적 인상(create the same, continuing commercial impression)’을 주는 경우, A’ 상표는 A 상표와 ‘법률적인 동일성’이 있다고 인정돼 A’ 상표의 사용일은 A 상표의 사용일로 소급돼 A 상표의 사용일로부터 A’ 상표의 보통법상 상표권이 발생한 것으로 인정된다.

우리가 아는 많은 상표가 여러 차례의 변경에도 불구하고 Tacking 원칙에 의해 원상표의 최초 사용일과 원상표의 모든 권리를 유지하고 있다. 첫 번째 예시는 100년이 넘는 역사의 유명한 몰튼 소금(Morton Salt)인데, 1900년대 초부터, 몰튼 소금은 ‘우산을 들고 있는 소녀’를 상표로 사용했고 아래 그림2에서 보듯이 시대의 변화에 따라 그 디자인이 조금씩 현대적으로 변경됐다. 이 상표들은 100여 년에 걸친 여러 번의 변형에도 불구하고 떨어지는 비를 막기 위해 한 손에 우산을 들고 있는 어린 소녀의 모습과 한편으로 뚜껑이 열린 소금통을 팔로 감싸고 들고 있는데, 소금이 소금통에서 떨어지는 모습이 계속 유지되고 있음을 확인할 수 있다. 즉, 몰튼의 변경된 상표들은 원상표와 ‘동일하고 지속적인 상업적 인상(법률적 동일성)’을 주며 구매자들로 하여금 같은 상표라고 간주돼 왔다. Tacking 원칙은 우리가 잘 알고 있는 스타벅스의 상표에도 동일하게 적용된다.

<현재 판매 중인 몰튼 소금의 외형>

[자료: 몰튼 소금 공식 홈페이지]

 <몰튼 소금의 100년 상표 변천사>

[자료: Hutch News]

스타벅스 커피도 50년간 Tacking 원칙을 이용해 상표를 계속 유지해왔으며 그림3에서 보듯이 매번 디자인 변화가 있기는 하지만 동그란 모양에 스타벅스의 상징인 사이렌이 중앙에 위치하고 그 주위를 둘러 글자가 배치되는 등 같은 이미지가 유지되고 있음을 확인할 수 있다. 즉, 스타벅스의 변경된 상표들도 원상표와 ‘동일하고 지속적인 상업적 인상(법률적 동일성)’을 주며, 구매자들로 하여금 같은 상표라고 간주돼 왔기에 Tacking 원칙이 적용된 것이다.

이 같은 Tacking 원칙은 상표권자가 사용하던 원상표를 변경해 사용하는 경우에도 적용되지만 상표권자가 상표를 양도하는 경우에 상표권을 양도 받은 사람은 상표권을 양도한 사람이 상표를 최초로 사용한 날까지 소급해 보통법상 상표권을 보호받는 경우에도 적용된다. 이번에 문제가 된 ‘애플 뮤직(Apple Music)’ 상표도 이 경우에 해당된다. Tacking 원칙을 주장해 변경된 상표가 원상표의 권리를 승계한다고 주장하는 당사자는 원상표와 변경된 상표가 ‘동일하고 지속적인 상업적 인상(법률적 동일성)’을 주며 구매자들로 하여금 같은 상표라고 간주된다는 점에 대해 입증책임을 진다.  

Tacking 원칙의 판단 주체

종전에는 원상표와 변경된 상표의 법률적 동일성에 대한 판단은 ‘법률문제’이므로 판사가 판단해야 한다는 견해와 ‘사실문제’이므로 배심원이 판단해야 한다는 견해가 나누어져 있었다. 그런데 연방대법원은 Hana Financial, Inc. v. Hana Bank 574 U.S.(2015) 사건에서 Tacking 원칙과 관련해 법률적인 동일성에 대한 판단은 결국 원상표와 변경된 상표가 소비자에게 ‘동일하고 연속적인 상업적 인상’을 주는지의 여부에 관한 ‘사실문제’이므로 배심원이 판단해야 한다고 판시했다. 문제 된 애플 뮤직 사건에서도 이를 ‘사실문제’로 보았다.

<원상표와 변경된 상표 간 법률적인 동일성이 인정된 사례 요약>

[자료: 법률 아티클 'Adapt and Grow': The Benefits of the Trademark Tacking Doctrine] 

애플 뮤직 사건의 배경

2016년 애플은 ‘애플 뮤직(Apple Music)’ 상표를 사운드 녹음의 제작 및 배포, 라이브 음악 공연의 편곡, 구성, 지휘 및 공연 등 국제 상표 분류 41류에 포함된 여러 서비스를 위해 상표 출원서를 제출했다. 재즈 음악가인 찰스 버티니는 애플의 상표 출원 공개(Publication) 기간에 이의제기 통지서(Notice of Opposition)를 제출했다. 버티니는 1985년 6월 13일부터 페스티벌과 콘서트 등지에서 ‘애플 재즈(APPLE JAZZ)’라는 마크를 사용해왔다. 1990년대 중반, 버티니는 ‘애플 재즈’라는 상표를 사용해 자신의 레코드 레이블로 음반을 발행하고 배포하기 시작했다. 버티니는 애플의 ‘애플 뮤직(APPLE MUSIC)’ 상표 등록이 15 U.S.C. § 1052(d)에 의거해 버티니의 보통법상 상표인 ‘애플 재즈’와 혼동을 일으킬 가능성이 크다는 이유로 반대했다. 그러나 2021년 4월 16일 상표심판원 TTAB은 버티니의 반대를 기각하는 최종결정을 내렸다. TTAB은 버티니의 보통법상 상표인 ‘애플 재즈’가 본질적으로 다른 상표들과 구분되며 버티니는 ‘애플 재즈’ 상표에 대해 ‘콘서트와 라이브 음악공연을 기획, 실행, 공연’하는 것과 관련해 1985년 6월 13일을 우선일자로 주장할 수 있다고 언급했다. 이 점에 대해서는 양측의 주장이 다르지 않았기에 항소심에서는 쟁점이 되지 않았다. 양측은 또한 소비자들이 버티니의 ‘애플 재즈’ 상표와 애플의 ‘애플 뮤직’ 상표를 혼동할 가능성이 있다는 점에서도 의견의 일치를 보았다. 양측은 항소심에서 오직 상표의 이용에 있어 누구에게 우선권이 있느냐를 다투었다.

<미국 특허상표청 상표 검색 데이터베이스 TSDR에서 검색한 애플 뮤직 상표>

[자료: 미국 특허상표청 상표 검색 데이터베이스 TSDR]

애플은 버티니의 1985년 상표 우선일자로부터 거의 30년 후인 2015년 6월 8일 음악 스트리밍 서비스를 시작하면서 ‘애플 뮤직(APPLE MUSIC)’이라는 상표를 사용하기 시작했다. 애플은 비틀즈의 음반 회사인 ‘애플 군단(Apple Corps)’으로부터 구매한, 1968년 8월에 등록된 ‘애플(Apple)’이라는 상표에 기반해 자신들이 버티니의 상표보다 더 빠른 우선일자를 가진다고 주장했다. 애플은 애플 군단의 상표인 등록번호 제2034964 의 ‘애플(APPLE)’ 상표(이하 ‘964상표’)를 2007년에 구입했다. 964 상표는 주로 축음기 음반과 컴팩트 디스크 음반에 대한 상표이며 우선일자는 1968년 8월이다.

<미국 특허상표청 상표 검색 데이터베이스 TSDR에서 검색한 애플(946) 상표>

[자료: 미국 특허상표청 상표 검색 데이터베이스 TSDR]

TTAB은 애플 군단이 1968년 8월부터 축음기 녹음 및 기타 녹음 형식에 애플 마크를 지속적으로 사용해왔다는 점을 인정했다. TTAB은 또한 그 결정에서 애플은 2015년 출원서를 제출한 애플 뮤직 상표를 1968년부터 사용해온 964 상표에 Tacking해 사용할 자격이 있으며, 따라서 버티니보다 우선권이 있음을 인정했다. 따라서 TTAB은 버티니의 이의제기를 기각했고 재차 검토를 요구했던 버티니의 신청도 기각했다.

이에 대해 연방순회항소법원은 애플이 라이브 음악 공연에 대한 ‘애플 뮤직’ 상표를 축음기 녹음 및 기타 녹음 형식에 대한 964 상표에 Tacking 하지 못하기 때문에 ‘애플 뮤직’ 상표 등록은 애플 재즈와의 혼동을 이유로 거절돼야 하고 따라서 TTAB의 결정을 뒤집는다고 판시했다. 법원의 결정에 대한 이유는 다음과 같다.

법원은 새로운 상품 또는 서비스가 ‘실질적으로 동일(substantially identical)’해야 Tacking 원칙이 적용된다고 판시했다. 이 기준은 완전한 동일성을 요구하는 것은 아니고 시간이 지남에 따라 제품이 진화하는 것에 영향을 미치는 기술 혁신을 고려하지 않아서는 안 된다. 시간이 흐르며 축음기 레코드에서 카세트, 콤팩트디스크로 기술이 발전함에 따라 음악 녹음 형식이 변화해왔다. 소비자가 이러한 다양한 음악 형식을 동일한 원천에서 나오는 것으로 간주하는 한, 매체가 발전한다고 해서 상표 소유자가 상표에 대한 우선권을 잃어서는 안될 것이라고 법원은 판시했다. 그렇게 하는 것은 기업의 브랜드 혁신을 저해할 것이기 때문이다.

새로운 상품 또는 서비스가 ‘실질적으로 동일’한 지 여부는 따라서 소비자가 새로운 상품이나 서비스가 이전의 상품이나 서비스와 동일한 출처에서 나온다고 생각하는지 여부가 기준이 된다. 따라서 애플이 ‘애플 뮤직’에 964 상표를 연결시키려면, 라이브 음악 공연이 축음기 레코드와 실질적으로 동일하다는 것을 보여줬어야 한다. 그러나 합리적인 사람이라면 축음기 레코드와 라이브 음악 공연이 같지 않다고 판단할 것이라고 연방순회항소법원은 판단했다. 소비자들은 애플의 라이브 음악 공연(스트리밍 포함)이 애플 군단의 축음기 음반의 정상적인 제품 진화 범위 내에 있다고 생각하지 않을 가능성이 높다고 보았기 때문이다.

시사점

애플 뮤직 사건에서 가장 중요한 쟁점은 964 상표에 애플 뮤직 상표가 Tacking 될 수 있느냐였다. 위에서 살펴보았듯이 이때 새로운 상품 또는 서비스가 ‘실질적으로 동일’ 해야 Tacking 원칙이 적용된다. 새로운 상품 또는 서비스가 ‘실질적으로 동일’한 지 여부는 따라서 소비자가 새로운 상품이나 서비스가 이전의 상품이나 서비스와 동일한 출처에서 나온다고 생각하는지 여부가 기준이 된다. 따라서 상표를 출원할 때부터 미래에 상표가 기술적으로 또는 디자인적 관점에서 발전할 방향까지 생각해 출원을 준비함으로써 권리 범위를 폭넓게 인정받아야 할 것이다. 애플 사건을 통해 기존의 Tacking 원칙의 적용범위는 더욱 구체화됐다. 위에서 살펴본 여러 가지 사례를 토대로 우리 기업도 소중한 상표권을 유지하면서도 시대에 맞는 디자인으로 상표를 계속 변화시켜 나감으로써 소비자에게 신선함을 주는 동시에 기업 이미지를 오래 지켜나갈 수 있도록 Tacking 원칙을 잘 활용해야 하겠다.

자료: Hana Fin., Inc. v. Hana Bank, 574 U.S. at 422, 135 S.Ct. 907, 190 L.Ed.2d 800 (2015); Brookfield Commc'ns, Inc. v. W. Coast Ent. Corp., 174 F.3d 1036, 1048 (9th Cir. 1999); Big Blue Prods. Inc. v. Int'l Bus. Machs. Corp., 1991 WL 326549, at *3 (T.T.A.B. Apr. 8, 1991); Apple's TM Loss May Have A Silver Lining For Brand Owners, https://www.law360.com/articles/1595102/apple-s-tm-loss-may-have-a-silver-lining-for-brand-owners “Adapt And Grow:”; The Benefits of the Trademark Tacking Doctrine, https://www.walterhav.com/adapt-and-grow-the-benefits-of-the-trademark-tacking-doctrine/; https://www.mortonsalt.com/business-product/morton-foodservice-table-salt-rounds-plain-iodized/; https://www.hutchnews.com/story/news/local/2014/04/19/morton-salt-girl-turns-100/20892520007/; Starbucks Logo, https://logos-world.net/starbucks-logo/; Bertini v. Apple Inc., 63 F.4th 1373 (Fed. Cir. 2023), Court Decision; Ava K. Doppelt, “What the U.S. supreme court decided this term about trademarks (and some other recent IP developments)”, 2015.5; https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=86/659,444&caseSearchType=US_APPLICATION&caseType=DEFAULT&searchType=statusSearch; 문삼섭, 미국 상표법 등 KOTRA 뉴욕 무역관 자료 종합