- 일본판 가출원제도, 우리나라 출원인이 활용하려면 -

일찍이 미국 특허출원 특유의 제도로 주목받아 온 가출원(provisional application) 제도가, 일본에서도 2016 년 특허법 조약(PLT: Patent Law Treaty) 가입에 맞추어 일본판 가출원 제도가 수립, 도입(2016년 4월 1일부 개정)되었다. 이번 해외시장뉴스에서는 이에 대해 소개하고 우리나라 출원인 관점에서 주목해야 할 점에 대해 살펴보고자 한다.

일본판 가출원 제도란?

일본의 [특허법 38조 2]에서 아래 1-3번 가운데 하나라도 해당되는 경우를 제외하고 특허출원의 출원서를 제출한 날을 특허출원일로 인정하는 제도이다.

(1) 특허를 받으려는 취지의 표시가 명확하지 않은 경우

(2) 특허출원인의 성명 또는 명칭 기재가 없거나 또는 그 기재가 특허출원인을 특정할 수 없으며 명확하지 않다고 인정되는 경우

(3) 명세서가 첨부되지 않은 경우

또한 특허법 38조의 2와 더불어 특허법 시행규칙 25 조의4도 개정되어 외국어서면출원(특허법)의 명세서 등의 언어에 영어 이외의 외국어도 인정받게 되었다.

일본어로 필요 사항이 기재되어 있는 지원서에 연구논문을 첨부하여 출원하면 해당 연구논문의 언어에 관계없이 특허 청구 범위를 제출하지 않고도 출원일의 인정을 받을 수 있게 되었다.

아래 표1에 나타낸 것과 같이 일본특허법에서의 38 조2에 기초한 출원과 미국 특허법에서의 가출원(provisional application)은 수속 요건 및 효과 면에서 실무적으로는 동등하나 비용은 일본이 미국에 비해 저렴하다.

이러한 점들을 고려하였을 때 일본에서도 특허법 38조의 2에 의한 출원(이하 일본판 가출원)을 적극 활용하는 것이 효율적이라고 생각할 수 있으나, 실제 실무상 일본판 가출원에 따른 출원의 주요 용도는 해당 출원에 대해 동일한 발명이 기재되어 있는 연구 논문 등의 공표가 가까운 시일 내로 예정되어 있는 경우와 같이 ‘긴급 출원시의 선택사항’중 하나로서 사용되고 있다.

이런 부분에 대해서는 미국도 상황은 비슷하다. 이러한 상황이 발생하고 있는 가장 큰 이유는 가출원에서 특허출원일에 대한 인정을 종전보다 완화한 규정으로 실시하고 있다고는 하나, 지원 요건에 있어서는 변경사항이 없기 때문이다.

이러한 요소들로 인해 실제로 일본에서는 일본판 가출원을 도입하기 전 2010년부터 해당 제도 도입에 대한 심도 있는 논의를 실시한 바 있다.

	일본 38조2	미국 가출원(11조(B항))
출원시 특허청구범위 필요여부	필요 없음	필요 없음
언어	제한없음 외국어 서면 제출 가능	제한 없음
번역본 제출 기한	특허출원원일로부터 1년4개월	본출원 통지 후 소정기간
우선권 주장 가능 여부	가능	가능
특허 존속 기간	출원일로부터 20년 ※ 일본 우선권제도를 이용했을 경우는 후 출원일로부터 20년	가출원일로부터 20년 ※본출원이 가출원을 기초로 하여 우선권 주장을 동반할 경우 본출원일로부터 20년
관납료	14,000엔 (외국어 서면 제출은 22,000엔)	280달러 (기본 요금)

자료: 창영국제특허사무소 작성 칼럼 '특허법 38조2에 대한 검토~일본판 가출으로서 활용하기 전 알아 두어야 할 것~' 일부 발췌

 

관련하여 KOTRA도쿄 무역관 고문변리사사무소(ITOH INTERNATIONAL PATENT OFFICE)의견을 통해 일본판 가출원과 한국의 임시 명세서 제도에 대한 비교와 우리나라 출원인 관점에서 주목해야 하는 부분에 대해 알아보았다.

 

이토국제특허사무소 작성 ㅇ한국의 임시 명세서 제도와의 비교 우리나라에서도 2020 년 3 월 30 일부터 시행 중인 개정 특허법 시행 규칙에서,청구범위 유예(특허법 제 42 조의 2 제 1 항 후단)를 이용하는 경우에는 명세서 기재에 관한 요건(동법 제 42 조 제 3 항) 등을 따르지 않아도 되게 함(특허법 시행규칙 제 21 조 제 5 항)으로써, 논문 등을 그대로 특허출원으로 제출하여 출원일을 확보할 수 있는 길이 열렸다.   그러나 동 규칙의 제 21 조의 2 제 1 항에서는 외국어 특허 출원의 언어로서 여전히 영어만을 인정하고 있다는 점에서, 기술 논문 등을 특허출원으로 제출함에 있어서도 한국어 또는 영어로 된 논문 등만이 가능하다는 점에서, 모든 언어가 허용되는 일본과는 다르다. ㅇ우리나라 출원인 관점에서의 코멘트 예를 들어, 우리나라 기업 등이 전시회나 발표 등으로 인해 신규성 상실이 임박해 있을 때, 또는 경업자와의 출원 경합이 긴급하게 우려되는 경우에, 갖고 있는 발표 자료, 논문, 연구 노트 등을 그대로 특허 출원함으로써 제1국출원일(우선일)을 서둘러 확보하는 것은 현행법상 한국, 일본, 미국 등에서 모두 가능하게 되어 있다.   그러므로, 우리나라 출원인이 긴급한 경우에 미국이나 일본의 가출원 제도를 이용하여 우선일을 확보할 필요성은 현저히 줄어들었다. 그러나, 일본과 미국은 작성 자료(임시 명세서)의 언어에 제한이 없는 반면에 우리나라는 한국어와 영어만이 가능하다는 점에서, 예를 들어, 일본측 공동 출원인에 의해 작성된 일본어 자료를 가지고 서둘러 출원일을 확보하려는 경우 등에는 일본의 가출원 제도를 이용하면 효과적으로 대응할 수 있다.   한편, 신규성 상실을 앞두고 있는 경우에는 공지 예외 적용(신규성 의제) 제도를 이용할지 아니면 가출원(임시 명세서) 제도를 이용할지에 대해 △신규성 상실까지 남은 기간, △신규성 상실의 정도, △논문 등의 기재 충실도(특허로서 권리화하려는 내용과의 정합성), △향후 외국 출원 예정의 대상국, △소요 비용 등의 관점에서 다각적으로 검토하여 적절한 판단을 내릴 필요가 있다.




일본판 가출원 수속 전후 확인 사항  

가출원 전(前)	-    명세서가 특허청에 접수된 날이 특허출원일 -    가출원 이후에 명세서 보정 불가 -    영어 이외의 언어로도 제출 가능(번역본 제출 불필요) -    다만, 그 이후 통상특허출원 진행하였을 경우 번역이 정확한지 진술서(Statement) 제출이 요구될 수 있음 -    출원비용의 경우 소정 기간 내에 지불되지 않을 경우 가출원 포기로 간주됨 -    가출원은 권리취득이 목적이 아니므로 선언서 제출할 필요 없음 -    일정 수속을 통해 통상 출원을 가출원으로 변경하는 것도 가능
가출원 후(後)	-    가출원은 심사 대상이 아니므로 권리화를 위해서는 가출원으로부터 12개월 이내에 통상 출원을 진행할 필요가 있음 -    12개월 이내에 변경 요구가 없을 경우 가출원은 포기한 것으로 간주됨 -    가출원에서 통상 출원으로 변경할 경우 해당 가출원이 포기되기 전에 실시되어야 함

자료: 일본 특허청 홈페이지 일부 발췌

 

시사점




종합하자면 일본판 가출원의 장점은 언어의 제한이 없어 긴급한 특허출원이 필요할 경우 활용 가치가 매우 높다고 볼 수 있다. 그러나 그 점을 제외하면 통상 특허 출원에 비해 보편적으로 유리한 제도라고 보기는 어렵다. 하지만 일부 신규성 상실이 우려되는 경우나, 일본측 공동 출원인과의 출원시 출원일을 먼저 확보할 경우 등에 활용하면 효과적인 제도 활용이 가능할 것으로 보여진다.




따라서 안건에 따른 전체적인 상황을 고려하여 가장 효율적인 제도로 진행하는 것이 중요하며, 어떠한 제도를 활용하는 것이 더욱 효과적인지에 대해서는 현지 특허 관련 전문가와의 상담이 필수적이다.

또한, 가출원 제도의 경우 비슷하면서도 상이한 부분이 명확하게 존재하기 때문에 제도를 몰라서 놓치는 부분이 없도록 현지 전문가와 상시적이고 충분한 상담이 중요하다. 관련하여 도쿄IP-DESK에서는 현지 전문가와의 법률상담을 연결하고 있음으로 일본을 지정국으로 한 디자인 출원을 희망하는 우리기업의 많은 활용을 기대해 본다.




 

자료: 일본 특허청 홈페이지, 이토변리사사무소 자문 참조, KOTRA 도쿄무역관 IP-DESK 작성